Товарный знак. Понятие и виды

За последние 10 лет понятие товарного знака для многих предпринимателей стало обязательным средством индивидуализации, в том числе и в конкурентной борьбе.

В настоящее время бизнес все больше и больше осознает необходимость защиты товаров и услуг, им оказываемых, через товарные знаки.

Понятие ТЗ признается юридической категорией, охраняется нормами Гражданского кодекса РФ.

Прежде всего необходимо выделить ряд функций, которые выполняет товарный знак, для понимания того, что такое ТЗ.

– Узнаваемость товара – различение товара или услуги одного производителя от другого производителя товаров или услуг.

– Рекламная функция, которая способствует маркетингу и продаже товара (услуги) под известным знаком.

Если мы говорим о цивилизованном развитии экономических отношений, необходимо повышать надежность охраны и защиты товарных знаков.

Что может охраняться в качестве товарного знака:

– словесное обозначение – название компании, продукта, услуги. Данные слова могут быть как фантазийными, так и словами естественного происхождения;

– комбинированное обозначение – сочетание слова и графических элементов, упаковка продуктов/упаковка услуги;

– изобразительное обозначение – рисунки, графика, фирменные (и не только) персонажи, картины, голограммы, ярлыки.

– Интеллектуальная собственность для бизнеса.

Примеры:

Словесные обозначения:

– «Эликсир свежести» (парфюмерная продукция, косметическая продукция)

– «Экодрев» (мебельная компания)

– «Щедродолье» (мясная продукция)

– «Страна Гаврошия» (детские товары)

Комбинированные обозначения:

– «Стайм» (межкомнатные перегородки)

– «Сорока-Белобока» (детские товары)

– «Радуга Парк» (торгово-развлекательный центр)

– «Французский пекарь» (сеть кофеен-пекарен)

– «Своя компания» (сеть ресторанов)

Изобразительные обозначения:

– «Электрик&Сантехник»

– «Деске»

– [О!]

Звуковые знаки – музыкальные товарные знаки: музыкальные ноты, рингтоны, музыка рекламных роликов.

Среди наиболее неспецифических можно выделить следующие виды товарных знаков:

– обонятельные знаки,

– цветовые товарные знаки (Vanish),

– объемные товарные знаки (упаковка, образцы и формы товаров).

Прежде всего нужно понимать, что если в состав вашего обозначения входит словесный элемент, который уже зарегистрирован другим лицом либо сходен до степени смешения с зарегистрированным ТЗ, то его регистрация в качестве графики невозможна. В данном случае необходимо выделять графику и подавать заявку на регистрацию именно графического элемента.

Дополнительно отметим, что возможна регистрация неохраноспособных словесных элементов за счет графических изображений. Так, например, вы открыли фабрику по пошиву одежды и назвали ее Clothing Factory, данное название используется в сочетании с оригинальным орнаментом и цветовым решением. Согласно первому пункту статьи 1483 Гражданского кодекса РФ словесная часть будет признана указывающей на назначение товара, что не позволит получить правовую охрану на словесную часть, но за счет графического элемента заявку на регистрацию можно подать и после получить свидетельство на товарный знак. При этом словесная часть должна быть меньшего объема по отношению к графическому изображению, не занимать доминирующего положения.

В практике регистрации ТЗ существуют так называемые абсолютные и относительные основания отказа в регистрации товарных знаков.

Среди абсолютных оснований можно выделить следующие обозначения:

– не обладающие признаками различительной способности. Это те названия, которые являются родовыми названиями товаров или услуг («Полиэтилен», «Хлопок»);

– указывающие на назначение товаров и услуг («Хлеб», «Бумага»).

 

Почему нельзя зарегистрировать «Молако»? И какие названия не подлежат регистрации в Роспатенте?

Название должно быть защищено, зарегистрировано в Роспатенте. Тем самым себя можно обезопасить, чтобы никто другой на территории России не мог использовать данное обозначение. Но у Роспатента есть ряд требований, существуют обозначения, которые не подлежат регистрации.

Статья 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет положения о том, что не подлежат регистрации следующие типы словесных обозначений:

Представляющие собой общепринятые обозначения и термины. Не получится зарегистрировать торговую марку «ФСБ», «КПРФ», «ЛДПР», «ФАС», это правило относится и к латинским обозначениям.

Названия, которые характеризуют продукт или компанию, указывают на их вид, качество, количество, назначение, ценность и другие свойства, а также на время, способ и место производства или сбыта.

Так, для соленых огурцов нельзя зарегистрировать марку «Огурцы».

Нельзя использовать в качестве наименования термины отраслей.

Так, не получится назвать продукт «Цветная металлургия». Кроме того, не пригодны для регистрации слова и выражения, характерные для конкретных областей науки и техники. Например, названия «Полиэтилен» или «Вискоза».

Названия, схожие с сокращенными или полными наименованиями международных, межправительственных организаций. Например, нельзя выбрать в качестве названия «ООН» или «ВТО».

Кроме того, не допускается регистрация обозначений товарных знаков:

с элементами, способными ввести клиента в заблуждение или являющимися ложными по отношению к товару или его изготовителю.

Если у вас нет доказательств исключительных качеств вашего продукта, то вы не можете зарегистрировать названия «Лучший», «Самый первый», «Супер». Это правило относится и к регистрации обозначения «Аромат Парижа», если ваше предприятие не зарегистрировано на территории столицы Франции;

вступающих в противоречия с общественными интересами, принципами гуманности и морали. К ним относятся слова непристойного содержания – «Урод»; антигуманные призывы – «Иди ты…»;

представляющих собой словесные обозначения, орфография которых нарушена, – «Молако».

Вместе с тем совершенно не предусмотрена регистрация:

обозначений, похожих на официальные наименования особо ценных объектов культуры и объектов природного происхождения, как российских, так и зарубежных. Так, не пройдут регистрацию обозначения «Медный всадник», «Эйфелева башня» или «Тадж-Махал»;

уже зарегистрированных обозначений и сходных с ними. Например: «Веселый молочник», Honda;

названий, подобных известному в России произведению науки или искусства, персонажу или фразе, без согласия, полученного от обладателя авторских прав, если эти права появились раньше, чем была обозначена дата приоритета регистрируемого обозначения.

Например, нельзя зарегистрировать обозначения «Губка Боб», «Раскольников» и др.;

обозначений, схожих с фамилиями, именами, псевдонимами или производными от них обозначениями известного на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника.

Нельзя зарегистрировать: «Киркоров», «Донцова», «Юдашкин».

Для создания охраноспособного словесного обозначения необходимо отказаться от банальных тем и избитых образов, хорошо, если вы будете стремиться к лаконичности. Кроме того, при создании названия необходимо исключить указание на специфику предприятия или характеристики выпускаемой продукции.

Прежде чем подавать заявку на регистрацию, необходимо проверить в сети Интернет, существуют ли уже компании и товары с аналогичным названием. Лучше проверить сразу в двух крупнейших поисковиках: Google и «Яндекс». Эксперты Роспатента также первым делом просматривают Интернет, и если окажется, что данное значение уже где-то присутствует, то это тоже может стать основанием для отказа. Также рекомендуем поискать аналогичные названия в базе налоговой, где собраны наименования юридических лиц.

Разберем несколько примеров. В Екатеринбурге существовала компания «ArtStoneКерамогранит». Когда она обратились за регистрацией товарного знака, было выявлено, что такое название уже зарегистрировано на территории России. Из-за этого компании пришлось изменить свое наименование. В итоге от полного названия осталось ArtSt, которое уже можно было направить в ФИПС. Изменение названия – это определенные затраты, как финансовые, так и временные, к тому же о смене наименования приходится уведомлять своих клиентов, как существующих, так и будущих. Смена названия отрицательно влияет на узнаваемость определенной торговой марки, и приходится тратить ресурсы на ее восстановление, поэтому лучше заранее проверять и регистрировать товарный знак, чтобы в дальнейшем не возникло каких-либо недоразумений.

Торгово-развлекательный центр, который сейчас называется «Радуга Парк», обратился за регистрацией ТМ, и снова было выявлено, что название «Радуга», на которое был настроем клиент, уже зарегистрировано. В ходе доработки названия было предложено второе словесное обозначение парк. Таким образом «Радуга Парк» смог пройти регистрацию.

Названия, такие как «Кировский» и «СуперСтрой», в свое время нельзя было зарегистрировать по требованиям Роспатента, но эти требования можно обойти, если торговая марка достаточно известна в одном или нескольких регионах и удается это доказать, проведя социологические исследования. Данные исследований, подтверждающие известность марки, предоставляются в Роспатент. Так как указанные выше компании на рынке существуют уже порядка 10—15 лет, то доказать известность не составило труда, и на основании этого им удалось получить регистрацию.

Многие помнят, что в начале 90-х были так называемые сквоттеры – предприниматели, которые регистрировали на себя известные бренды и в дальнейшем предлагали их купить. В свое время пришлось выкупать свои бренды Forbes, IKEA, Hochland. Funai и Akai вообще потеряли права на обладание собственной маркой, им даже не удалось выкупить их обратно. Эти случаи не единичны, и поэтому, если у вас производство в Китае, чтобы не оказаться в аналогичной ситуации, вам необходимо подать заявку в Китайское патентное ведомство и зарегистрировать марку там, тем самым обезопасив себя от сквоттеров.

В России тоже не все так безопасно, как хотелось бы. В нашей практике было два неприятных случая, после которых мы информируем всех клиентов, что перед подачей документов на регистрацию товарного знака в Роспатент, необходимо зарегистрировать домен.

Истории этих клиентов похожи: в одном проекте мы разработали название для медицинской техники Belberg, а для другого клиента – название сети по продаже чая и кофе Stanver. На момент сдачи проекта заказчикам домены были свободными и в зоне в. ru, и в зоне. com. Документы подали на регистрацию, и уже на следующий день домены belberg.ru и stanver.ru были зарегистрированы на стороннюю организацию (не на наших клиентов). Кроме нас и клиента никто не знал о данных названиях.

Как позже выяснили, есть люди, которые отслеживают все поданные заявки в Роспатент (ФИПС), и, если домен свободен, они регистрируют его на себя. После обращения к ним они предлагают купить домен за 1000 долларов, что в разы дороже обычной регистрации (в среднем 10 долларов).

Множество товаров, представленных на современном рынке, затрудняет потребителю выбор. Наличие брендов, напротив, делает выбор проще и быстрее. Бренд дает потребителю обещание, предлагает не только сам товар, но и ценности, которые транслирует. Такими ценностями могут быть не только материальные преимущества, но и эмоциональные характеристики. Дезодорант Axe продает популярность у девушек, Pepsi – ощущение молодости и принадлежности к группе. Бренд зависит не только от своих создателей. За время существования на рынке он меняется, трансформируется в соответствии с восприятием потребителей, обрастая ассоциациями и образами.

У известности есть своя цена. Популярность, а значит заметность, привлекает к себе различных паразитов-имитаторов.

 

Этапы регистрации товарного знака. От проверки до получения свидетельства

Успешное развитие бизнеса зависит от правильно выстроенной политики защиты объектов интеллектуальной собственности. Любому бизнесу рекомендуется проводить так называемый аудит в компании для того, чтобы можно было определить, на какие нематериальные активы могут быть получены правоустанавливающие документы.

В случае правовой охраны товарного знака, прежде всего необходимо начать с так называемой проверки обозначения (названия, слогана, логотипа). В то же время должно быть понимание, что проверки всегда осуществляются в два этапа: первоначально необходим поиск среди зарегистрированных товарных знаков на территории РФ, затем – поиск и проверка среди заявок обозначений, которые поданы на регистрацию, но статуса товарного знака не имеют, они находятся в процессе регистрации.

За последние пять лет в сети Интернет появилось достаточное количество бесплатных сервисов, с использованием которых можно самостоятельно осуществить поиск и понять, зарегистрировано или нет то или иное обозначение.

Однако необходимо понимать, что при проверке названий патентные поверенные оценивают проверяемые обозначения в том числе и по признакам тождества и сходства до степени смешения. В случае самостоятельной проверки можно оценить тождество обозначения, например «Лером» и «Лером» для услуг 44 класса МКТУ «Салон красоты».

Вопросы оценки сходства до степени смешения лучше доверить патентному поверенному, поскольку данная оценка требует специальных познаний и многочисленного опыта.

В 2008 году к нам обратился клиент за регистрацией в качестве товарного знака словесного обозначения «Крошка.Ru» в отношении производства детской мебели, 20 класс МКТУ. Клиентом было обозначено, что проверку компания осуществляет собственными силами, – в те годы проверку отдельно заказывали в качестве платной услуги в ФИПС (Роспатент, г. Москва). Когда стали известны результаты поиска, представитель компании из службы маркетинга и рекламы сказал, что все отлично, таких зарегистрированных обозначений нет, можем подавать заявку. Несмотря на выводы, было принято решение самостоятельно ознакомиться с результатом поиска в виде печатной выписки с наименованиями товарных знаков, номерами и датами приоритетов. В итоге было выявлено, что есть товарный знак «Крошка» по 20 классу, клиент же проверял «Крошка.ru» по однородным товарам 20 класса. В связи со сложившейся ситуацией было предложено доработать словесную часть, поскольку элементы ru, com, net не обладают признаками охраноспособности, поэтому признаются неохраняемыми. В результате на регистрацию было заявлено обозначение «Кенгуренок Крошка.ru».

Процедура проверки обозначений не является обязательной с точки зрения законодательства, однако необходимо понимать, что данный этап может позволить сэкономить денежные средства, так как государственные пошлины при отказе в регистрации товарного знака патентное ведомство не возвращает. Кроме того, ценным активом в данном случае является временной ресурс: подавая заявку на регистрацию товарного знака, об отказе в его регистрации вы узнаете примерно через полтора года. Обязательным этапом при выводе товара или услуги на рынок должна быть проверка знака, в последующем, даже если вы не подадите заявку на регистрацию, будет понимание, что отсутствует нарушение прав третьих лиц, поскольку такое обозначение или сходное с ним никому не принадлежит.

Дополнительно, помимо проверок по базам данных товарных знаков, необходимо проверять сеть Интернет, можно прибегать к использованию поисковых систем «Яндекс» и Google. Так, если в сети Интернет представлен аналогичный товар (услуга) под обозначением, которое вы заявили на регистрацию, экспертиза может указать на основание для отказа в регистрации (п. 3 ст. 1483 ГК РФ) – введение потребителя в заблуждение. Одной из основных функций товарного знака является индивидуализация товаров/услуг: поскольку в открытых источниках представлена информация о нескольких производителях, потребитель не сможет ассоциировать товар с конкретным производителем.

Следует четко понимать, что при выводе товара на рынок необходима добросовестность участников рынка. С учетом специфики русского бизнеса данное понятие – редкость, именно поэтому необходимо заранее позаботиться о стратегии защиты средств индивидуализации.

Законодательством установлено, что заявка на регистрацию может быть подана заявителем, патентным поверенным либо представителем по доверенности.

Важно, что правообладателем ТЗ может быть юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, никаких физических лиц, несмотря на то, что в свидетельствах, выдаваемых на индивидуальных предпринимателей, в строке «Правообладатель» организационно-правовая форма не указывается.

Комплект заявочной документации подается напрямую в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (г. Москва, Роспатент, Бережковская набережная, 30, корпус 1, Г-59, ГСП-5, 123993). При подаче заявки на регистрацию названия заполняется заявление, прикладываются платежные поручения об оплате государственных пошлин.

Заявка на товарный знак должна содержать заявление с указанием правообладателя, заявляемого обозначения, перечня товаров и услуг в соответствии с МКТУ, а также описание заявляемого обозначения.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время информационный ресурс Роспатента, сайт в сети Интернет: www1.fips.ru, является очень информативным, не все государственные органы могут похвастаться таким источником. Поэтому при наличии данного источника заявитель может и самостоятельно подать заявку на регистрацию.

При поступлении заявки в Роспатент устанавливается приоритет – дата, от которой отсчитывается срок действия товарного знака.

На первом этапе проходит формальная экспертиза, при которой экспертом осуществляется проверка правильности оформления документов, наличия необходимых данных. По результатам формальной экспертизы поступает решение о принятии заявки к рассмотрению. Формальная экспертиза проходит в течение двух месяцев.

Экспертиза заявленного обозначения является завершающим этапом регистрации товарного знака. На данном этапе эксперт оценивает возможность регистрации заявленного обозначения исходя из требований законодательства (ст. 1483 ГК РФ). По результатам данной экспертизы будет либо вынесено решение о государственной регистрации товарного знака, либо получено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, на которое у вас будет возможность подготовить ответ в течение шести месяцев. По сути, уведомление является предварительным отказом в регистрации, по итогам рассмотрения аппеляции которого экспертом либо принимающим решение о регистрации или об отказе.

В случае принятия решения о государственной регистрации заявителя необходимо оплатить государственную пошлину в течение четырех месяцев с момента принятия такового решения и направить платежное поручение с сопроводительным письмом в патентное ведомство.

В течение двух месяцев с момента получения копии платежного поручения об оплате государственной пошлины изготавливается свидетельство и вносятся сведения в государственный реестр товарных знаков.

В 2015 году был регламентирован срок государственной регистрации ТЗ, теперь он составил 18 месяцев и две недели с момента подачи заявки до выдачи свидетельства на товарный знак.

 

Если пришел отказ в регистрации товарного знака, что делать?

Результатом экспертизы заявленного обозначения может являться либо решение о государственной регистрации товарного знака, либо уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства. Негласно уведомление считается предварительным отказом в регистрации товарного знака. Однако необходимо понимать, что экспертиза предоставляет шестимесячный срок для того, чтобы можно было предоставить дополнительные доводы относительно оснований, изложенных в уведомлении.

Наиболее распространенные основания для отказа в регистрации вашего обозначения в качестве товарного знака:

1. Заявленное обозначение не обладает различительной способностью, содержит элементы, указывающие на вид и назначение услуг (п. 1 ст. 1483 ГК РФ).

Что делать?

На практике мы сталкивались со следующей ситуацией: на регистрацию было подано обозначение «МС Trade» в отношении услуг 35 класса, в том числе по продаже товаров. Экспертом патентного ведомства было указано на то, что элемент МС представляет собой отдельные буквы, которые не имеют оригинального графического и композиционного исполнения, он не обладает различительной способностью. Кроме того, элемент Trade является неохраняемым, поскольку указывает на вид и назначение услуг, в частности в отношении торговли, реализации товаров.

Для преодоления препятствий было принято решение о внесении незначительных корректировок в изображение заявленного обозначения.

В защиту доводов регистрации заявленного обозначения было указано на следующее:

– заявленное на регистрацию обозначение представлено в оригинальном шрифтовом исполнении;

– MCTrade представляет собой единый словесный элемент, способно восприниматься потребителем как единый словесный элемент;

– заявитель по заявке является обладателем одноименного доменного имени (). С 2002 года в сети Интернет функционирует одноименный сайт;

– заявитель является обладателем исключительного права на фирменное наименование ООО «Фирма ЭмСиТрейд»;

– были предоставлены сведения в количественном размере о заключенных гражданско-правовых договорах;

– сведения о рекламе с 2004 по 2012 год (копии страниц журналов, рекламные ролики, аналитические справки затратной части на рекламу).

2. Заявленное обозначение вводит потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя (п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

На регистрацию было заявлено обозначение Lesoto, правообладателем товарного знака является ООО «Аквадело» (г. Екатеринбург). Правовая охрана ТЗ испрашивалась в отношении товаров 11 класса (кулеры для воды).

В решении об отказе в регистрации товарного знака основные доводы эксперта сводились к следующему: заявленное обозначение вводит потребителя в заблуждение, поскольку словесный элемент представляет собой географическое наименование (название Южно-Африканского государства Лесото). При оспаривании решения об отказе в регистрации было указано на следующее: южноафриканское государство находится на расстоянии 9548 км от российской столицы. Между Королевством Лесото и РФ не установлено прямого авиа- и морского сообщения. Информация о товарообороте между Российской Федерацией и Королевством отсутствует. Дополнительным и основным доказательством в защиту регистрации явились проведенные социологические опросы среды потребителей.

Абсолютное большинство (88%) респондентов полагают, что использование названия Lesoto не означает, что данные кулеры произведены в Королевстве Лесото. Регистрация товарного знака осуществлялась в течение трех лет, в результате товарный знак удалось зарегистрировать за счет мотивированных доводов и сбора доказательств.

3. Заявленное на регистрацию обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком (п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

Понятие сходства до степени смешения можно оценить как специфичное основание, его оценка требует специальных знаний и опыта.

Следует учитывать, что если сравниваемые обозначения имеют отдельные отличия, но в целом ассоциируются друг с другом, то они считаются сходными до степени смешения.

Прежде всего сходство до степени смешения учитывается в отношении однородных товаров и (или) услуг.

Оценка сходства до степени смешения осуществляется с учетом следующих признаков: фонетика, семантика и графика. В частности, сходными до степени смешения могут признаваться такие обозначения: Skytour vs Skytravel, «Алинка» vs «Аленка», «Ласточка» vs «Ласточка-певунья».

Описываемое основание для отказа в регистрации может быть преодолено. Для этого необходимо:

1) исключить из притязаний те же или однородные товары (услуги);

2) испросить письмо-согласие у правообладателя противопоставленного товарного знака (старшего права).

Как показывает запроса практика писем-согласий, не нужно бояться обращаться за данными документами, особенно если речь идет о крупных зарубежных компаниях. Дополнительно необходимо учитывать, что правообладатель может предоставить такое согласие на возмездной основе. Зачастую письма предоставляются и на безвозмездной основе, как договоритесь.

При подписании данного документа необходимо учитывать требования, устанавливаемые законодательством. В частности, в письме должен быть указан номер заявки обозначения, заявленного на регистрацию, описание обозначения, указание на товары (услуги), реквизиты сторон.

Реквизиты правообладателя должны соответствовать данным согласно реестру товарных знаков.

Такие товарные знаки, как: «Крепость» №484312, STANColor №447648, Burdata №506641, «Спас» №393520, ATRIO №529368, «Собольсити» №538157, были зарегистрированы с учетом предоставления писем-согласий.

Покупка мешающего товарного знака

В случае отказа в регистрации товарного знака на основании того, что обнаружен схожий знак, зарегистрированный ранее, есть возможность обратиться к правообладателю с предложением купить принадлежащий ему товарный знак. Покупка может быть осуществлена на приемлемых для обеих сторон условиях. Необходимо обязательно учитывать, что данная сделка оформляется посредством заключения договора отчуждения. Переход прав по такому договору подлежит обязательной регистрации в Роспатенте. Если вы не передали данный договор на регистрацию, можете считать, что прав на товарный знак у вас нет.

Товарный знак Umka №547173 был зарегистрирован в том числе на основании договора отчуждения, который подтверждал приобретение прав на противопоставленный ранее товарный знак №378076.

 

Досрочное прекращение мешающих товарных знаков (названий)

Говорить о досрочном прекращении мешающего товарного знака можно в случае, если товарный знак зарегистрирован, но не используется. Досрочно прекратить правовую охрану можно как полностью, так и частично по классам МКТУ, в отношении которых товарный знак не используется непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны подается в Суд по интеллектуальным правам по истечении указанных трех лет, при этом нужно учитывать, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Кроме того, данное заявление может быть подано лишь заинтересованным лицом. Условия доказывания заинтересованности закреплены на законодательном уровне.

Вместе с тем необходимо учитывать рекомендации, изложенные в Письме Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20 мая 2009 №3. Заинтересованным признается лицо, которое способно быть субъектом права на товарный знак, в частности индивидуальный предприниматель, юридическое лицо.

К лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны, могут относиться производители товаров (услуг), в отношении которых подается заявление и имеющие намерение реального использования в гражданском обороте этого обозначения. В данном случае в качестве доказательств намерения реального использования могут служить договоры с производителем (заводами) о выпуске продукции по вашему заказу, договоры с типографией, касающиеся печати этикеток, и т. д.

Кроме того, право на фирменное наименование, в состав которого входит обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, также является доказательством заинтересованности. Зачастую ситуации по досрочному прекращению возникают в случае, когда противопоставленный товарный знак не используется.

В 2003 году в ФИПС была подана заявка на регистрацию ТЗ «Дебют женская автошкола» в отношении услуг 41 класса – обучение вождению транспортных средств. При подаче заявки на регистрацию названия мы с клиентом понимали, что на тот момент действовали товарные знаки, в состав которых входили словесные элементы «Дебют»; правообладателем данных товарных знаков является фонд «Независимая литературная премия «Дебют» – известный московский проект. Данные ТЗ №361788, 380821, 411642 зарегистрированы в отношении 41 класса по воспитанию, обеспечению учебного процесса. По результатам экспертизы заявленного обозначения экспертом патентного ведомства был вынесен предварительный отказ с учетом наличия товарных знаков с более ранними приоритетами. Для преодоления препятствий в регистрации товарного знака было принято решение обратиться к правообладателю за письмом-согласием, поскольку специфика компаний совершенно разная. Однако после переговоров и всевозможных предложений правообладатель отказался выдавать данные письма.

Проанализировав дальнейшие перспективы, мы приняли решение обратиться в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием. По итогам рассматриваемого заявления наши требования были удовлетворены, товарные знаки аннулированы в части услуг. Данная ситуация не является исключением. В настоящее время практика регистрации товарных знаков показывает, что при регистрации необходимо учитывать тот перечень товаров и / или услуг, которые реально будут использоваться правообладателем, вводиться в гражданский оборот.

Кроме того, нужно обратить внимание на ситуацию, когда товарные знаки регистрируются на компанию, но на ней фактически числится только товарный знак, и она не участвует в гражданском обороте. Именно в такой ситуации ТЗ становится уязвимым объектом – если третье лицо попытается его аннулировать, поскольку именно на правообладателе лежит обязанность по доказыванию использования ТЗ.

В данном случае необходимо после регистрации товарного знака оформлять лицензионные договоры о передаче права использования на определенный срок на юридические лица, которые фактически участвуют в гражданском обороте от данного товарного знака.

 

Бренд-паразит

Бренд-паразит – это торговая марка, копирующая известный на рынке бренд. Особенностью такого имитатора является то, что юридически сложно или практически невозможно доказать факт копирования.

Времена лобового копирования, когда меняли одну букву и штамповали продукцию, уже прошли. Особенно досталось тогда зубной пасте Aquafresh, у которой было множество имитаторов: Aquarelle, Airfresh и т. д.

Современные «паразиты» гораздо более осторожны. Они творчески подходят к копированию. Бизнес некоторых компаний даже опирается на имитаторов. Например, у «Торн-Косметик» марка зубных паст «Кедровый бальзам» повторяет «Лесной бальзам» («Калина»), Belamed притворяется Blend-a-med (P&G), а паста «32 жемчужины» атакует бренд «32» («Калина»).

Бренды-имитаторы можно условно разделить на два типа.

Первый тип – это бренды-паразиты, являющиеся прямыми конкурентами для оригинальных товаров. Доказать схожесть товаров можно, проведя опрос общественного мнения.

Например, икру «Санта Бремор» копировала икра «Самарского майонезного завода». Весной 2013 года ФАС признала данную упаковку схожей до степени смешения и вводящей потребителей в заблуждение, в результате «Самарскому майонезному заводу» было выдано предписание о прекращении недобросовестной конкуренции на этом товарном рынке.

Второй тип – бренды, использующие уже существующий бренд для иного товарного класса. Например, яйца «Марка Традиционной Свежести», а сокращенно «МТС». ООО «Птицефабрика Инская» из Кемеровской области в сентябре начала выпуск своей продукции под новой торговой маркой. Яйца в упаковках с узнаваемым фирменным стилем появились в магазинах сибирских городов (Новосибирск, Кемерово, Томск и др.).

Сигареты «Балтика». Компания «Мета-табак», находящаяся в городе Подольске, выпустила сигареты «Балтика №3» и «Балтика №9», дизайн упаковки которых был очень похож на дизайн этикетки пива. Однако хитрость не удалась. Пивоваренная компания «Балтика» ранее зарегистрировала товарный знак сразу в нескольких классах МКТУ, в том числе и среди табачных изделий. ФАС признала факт недобросовестной конкуренции и заставила компанию «Мета-табак» прекратить выпуск табачной продукции под данной маркой.

Бренд-паразит первого типа уводит у основного бренда часть покупателей, которые из-за невнимательности взяли с полки схожий товар. Вряд ли потребитель будет внимательно рассматривать привычный товар перед покупкой, он просто положит его в корзину. Частично от подобных ошибок защищены товары, характеристики которых необходимо тщательно проверить перед приобретением.

Например, шампунь для мужчин распространенного бренда никто не станет пристально изучать, тем более, если до этого несколько раз уже покупали этот товар. Этой ситуацией воспользовался производитель косметики Livia. Упаковка шампуня очень сильно напоминает аналогичный товар Nivea. Копируется не только цвет и логотип, но и композиционное решение этикетки.

Кроме уменьшения спроса, копируемый товар рискует своей репутацией. Бренды-паразиты зачастую предлагают продукт худшего качества, чем оригинальный продукт. Опыт использования паразита отрицательно скажется на восприятии копируемого бренда

Примером отрицательного влияния на восприятие бренда могут быть паштеты Hamè и «Наше». Оригинальный паштет чешского бренда имеет более плотную и однородную структуру и при этом почти не содержит жидкости. Продукт бренда-паразита «Наше» отличается зернистой консистенцией, а также имеет в составе дополнительные ингредиенты: морковь, крахмал, каррагинан, влияющие на вкус конечного продукта. Оформление упаковок практически не различается, совпадает как цветовая гамма, так и композиционное решение, что вводит покупателя в заблуждение.

К сожалению, не всегда возможно доказать факт копирования и наказать паразита. Так, масло «Баба Валя», копирующее марку «Валио», осталось без наказания, всего лишь изменив дизайн упаковки, пока ФАС рассматривала жалобу правообладателя.

 

Ответственность за использование чужого товарного знака

Бренд становится под защиту государства только со дня его регистрации; если регистрация названия произошла, то учитывается и время с даты установки приоритета. Если же процедура не пройдена, то обозначение может быть использовано любым лицом по своему усмотрению.

Но ситуация кардинально меняется, если обозначение было зарегистрировано официально. Использование обозначения без согласия правообладателя (и подписания соответствующих разрешающих документов) грозит нарушителю серьезным наказанием. Основанием для предъявления претензий может быть как сам факт маркировки продукции чужим обозначением, так и ущерб, причиненный вследствие таких действий.

У правообладателя бренда всегда есть возможность попытаться уладить конфликт при помощи переговоров (бывают ситуации, когда нарушение произошло из-за незнания о том, что кто-то уже имеет исключительные права на данное обозначение). Если мирный путь не принес результатов (например, кто-то сознательно попытался скопировать бренд), то следует обратиться в государственные органы за защитой обозначения.

Виды ответственности за несанкционированное пользование чужим брендом

В данных случаях законодательством предусмотрены следующие виды ответственности:

Гражданско-правовая ответственность (согласно ст. 1515 ГК РФ).

Она предусматривает в первую очередь удаление маркировки, изъятие из оборота, а также уничтожение контрафактных изделий, сопроводительной документации, рекламных материалов за счет компании-нарушителя.

Правообладатель может потребовать возмещения убытков либо по своему выбору выплаты компенсации в размере:

– до 5 миллионов рублей (конкретная сумма определяется судом, но не меньше 10 тысяч рублей);

– двукратной стоимости изделий, которые были незаконно промаркированы.

Административная ответственность (согласно ст. 14.10 КоАП России)

Заявление по поводу факта незаконного применения зарегистрированного товарного знака подается в органы МВД. В случае возбуждения дела всем лицам, причастным к данному нарушению, грозят штрафные санкции:

– 10—20 тысяч рублей – для руководителей предприятия;

– 1,5—2 тысячи рублей – для граждан;

– 3—4 тысячи рублей – для юридических лиц.

Уголовная ответственность (согласно ст. 180 УК России)

Такая форма наказания назначается тем, кто допускает неоднократное использование чужих брендов либо своими действиями повлек крупные убытки у их законных правообладателей. В этом случае присуждается штраф до 120 тысяч рублей или обязательные и исправительные работы (до 180 часов или до 1 года соответственно).

Если вы являетесь владельцем бизнеса, то вам непременно стоит задуматься о собственном бренде. Плата за регистрацию торговой марки не так уж велика, чтобы рискнуть развитием и благополучием своей компании.

 

Как защититься от бренда-паразита?

На этапе разработки бренда кажется, что необходимость защиты от подражателей не самый актуальный вопрос, однако о защите необходимо задумываться в самом начале. Прежде всего перед тем, как подать название на регистрацию, обязательно проверьте, не подано ли это обозначение на регистрацию. Пренебрежение этим правилом обошлось компании «Талосто» очень дорого. Заявку на регистрацию марки «Масленица» подали одновременно с началом выпуска новой продукции. В продвижение новых блинчиков только за первые 12 месяцев было вложено более 70 000 долларов, под выпуск нового продукта было задействовано почти 20% производства. Через полтора года компания получила отказ в регистрации марки от Роспатента. Данное название уже было зарегистрировано в 30 классе. Права на обозначение «Масленица» принадлежали компании «Агролидер». Перекупить обозначение компании «Талосто» не удалось – она опоздала всего на две недели. Марку перекупил один из конкурентов – «Фабрика замороженных полуфабрикатов» («ФЗП»), более известный потребителю под маркой «Морозко». После завершения сделки «ФЗП» выпустила на рынок собственный продукт, воспользовавшись известностью, уже наработанной компанией «Талосто».

Чтобы создать название, максимально защищенное от копирования, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Избегать использования общеупотребительных названий с прилагательными («Маленькая Фея», «Веселые Грибочки» и т. д.).

Прилагательное имеет меньшую запоминаемость для потребителей, они могут знать, что шампунь, который просила дочка, назывался «Фея», а вот маленькая или миленькая, могут и не вспомнить.

2. Не использовать цифровые и аббревиатурные названия («1», «32», «310», «МТС»). Их сложно зарегистрировать и очень легко сымитировать.

3. Не использовать названия, не подлежащие регистрации («Хороший Вкус», «1-й центр недвижимости»).

4. Использовать фантазийные названия, не имеющие перевода или расшифровки (IKEA, Zewa). Такие названия не вызывают у клиента ассоциаций (а значит, марке можно создать практически любой имидж). Они легко регистрируются, и их сложнее подделать.

5. Регистрировать несколько вариантов названия. После успешного завершения проверок необходимо создать возможные варианты-клоны и их зарегистрировать на себя. Так, владельцы бренда пельменей «Сам Самыч» также зарегистрировали обозначение «Сан Саныч», чтобы обеспечить защиту своему бренду.

 

Будущее нейминга в России

Необходимо затронуть и будущее нейминга в России для того, чтобы понимание завтрашнего дня помогло принимать верные решения сегодня.

Хочется сказать о том, что клиенты абсолютно справедливо желают получить короткое и привлекательное название, но рынок диктует свои правила. К сожалению, многие короткие названия уже зарегистрированы или находится в процессе регистрации. Это ни в коей мере не ставит тупик на создании обозначений, которые будут близки потребителям.

Также хочется отметить и возрастающую сложность создания названий, которая будет влиять на сроки и стоимость их разработки. В 2008 году, когда для презентации клиенту десяти охраноспособных названий мы прорабатывали порядка 100, максимум 150 вариантов.

Сегодня для презентации пяти хороших вариантов порой приходится прорабатывать до 600 вариантов названий. Это в первую очередь свидетельствует об увеличивающемся количестве регистраций, которые так или иначе препятствуют регистрации новых торговых марок. Поэтому можно сделать несколько логичных выводов:

Нейминг будет постоянно усложняться, и, как следствие, цена на эту услугу будет возрастать.

Спрос на нейминг будет постепенно увеличиваться исходя из роста бизнес-культуры и осознания важности данного этапа в хозяйственной деятельности компании.

Разработка нейминга частично будет переходить в плоскость работы с письмами-согласиями, т. е. запросы согласия правообладателей понравившихся марок на предмет возможного их использования за дополнительное вознаграждение.

Будет востребована покупка готовых торговых марок, это обусловлено рисками и сроками на подачу новых заявок.

Будут высоко цениться услуги профессиональных брендинговых агентств, предоставляющих услугу по разработке охраноспособного нейминга.