3.1. Основания возникновения права на товарный знак в РФ

Право на товарный знак может возникнуть в силу одного из двух правоустанавливающих моментов – регистрации знака в патентном ведомстве либо при его фактическом использовании. Поскольку в каждой стране действует преимущественно один из таких подходов, то в зависимости от способа приобретения права на товарный знак государства подразделяются на две группы.

Первую группу составляют страны, где исключительное право на товарный знак возникает в силу факта его использования. В таких государствах (США, Швейцария, Индия и др.) правоустанавливающим моментом служит факт применения товарного знака. Следовательно, для того чтобы владелец знака приобрел на него исключительное право, достаточно простого введения знака в гражданский оборот. Наряду с простым использованием товарный знак может быть также зарегистрирован в патентном ведомстве, однако такая регистрация в большинстве указанных стран имеет факультативный характер, сочетаясь с предшествующим ей использованием знака. Правовое значение регистрации в данном случае заключается в оповещении третьих лиц об использовании знака и наличии на него исключительного права.

Во второй группе стран (Франция, Япония, Италия и др.) исключительное право на товарный знак приобретается на основании и с момента его регистрации в патентном ведомстве. За регистрацией признается правоустанавливающее значение, а факт применения обозначения в обороте не имеет юридической значимости.

Существование двух подходов к возникновению права на товарный знак можно объяснить с исторических позиций. В странах с более поздним развитием капитализма правовая охрана товарного знака стала связываться с его регистрацией, предусматриваемой законом. В других государствах в период развития капитализма товарные знаки стали обращаться в объект исключительного права благодаря их фактическому использованию. В настоящее время указанные подходы в определенной мере сочетаются друг с другом. Например, некоторые авторы выделяют «смешанную» систему приобретения права на товарный знак. Так, по англо-американскому праву регистрация товарного знака в патентном ведомстве, не оспоренная в установленный срок (в США – 5, в Англии – 7 лет), становится уже юридически неоспоримой, т. е. закрепляет исключительное право на знак.

Заметим, что примерно с середины XX в. регистрационный принцип возникновения права на товарный знак становится более привлекательным для большинства государств, в том числе и для нашей страны. С 1962 г. в соответствии с постановлением СМ СССР «О товарных знаках» от 15 мая 1962 г. в отечественном законодательстве закреплен обязательный порядок государственной регистрации товарных знаков.

Регистрация как основание возникновения права на товарный знак имеет определенные преимущества по сравнению с простым использованием знака, что, несомненно, привлекло и отечественного законодателя.

Во-первых, с момента регистрации получают четкое обозначение границы права на товарный знак, а также точно устанавливается перечень товаров, для которых знак предназначен.

Во-вторых, факт регистрации укрепляет позиции владельца обозначения, так как все третьи лица оповещаются о принадлежности права на товарный знак путем опубликования сведений о зарегистрированном товарном знаке.

В-третьих, подача заявки или регистрация товарного знака в стране происхождения является обязательным требованием законодательства некоторых государств для регистрации на их территории иностранных знаков.

В-четвертых, преимуществами Парижской конвенции и Мадридского соглашения – конвенционным приоритетом и международной регистрацией знаков – можно воспользоваться только при условии первоначальной национальной регистрации знака.

Кроме того, наличие многочисленных зарубежных регистраций товарного знака может послужить дополнительным критерием установления общеизвестности обозначения.

В настоящее время основания правовой охраны товарных знаков в нашей стране установлены в Законе РФ о товарных знаках. В соответствии с п. 1 ст. 2 указанного документа главным условием правовой охраны товарного знака в РФ является его государственная регистрация. Это означает, что лицо, желающее иметь исключительное право на товарный знак, а также запрещать использование знака другими лицами, должно зарегистрировать свой товарный знак в установленном Законом РФ о товарных знаках порядке.

Квалифицировать заявленное обозначение в качестве товарного знака может только соответствующий государственный орган (в соответствии с новой редакцией Закона РФ о товарных знаках – федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности). Поэтому, например, было отказано в иске ликеро-водочному заводу, который обратился в Арбитражный суд с требованием к АО о запрещении выпуска водки с использованием на этикетке обозначения, тождественного его товарному знаку. В обоснование своих требований истец представил лицензию на производство водки и патент на изобретение. Арбитражный суд не признал указанные документы в качестве доказательства прав на спорный товарный знак, так как в соответствии со ст. 2 Закона РФ о товарных знаках право на товарный знак возникает на основании государственной регистрации последнего в Патентном ведомстве РФ. Основания для охраны данного обозначения в силу международных договоров РФ также отсутствовали.

Нужно отметить, что законодательство не запрещает использование предпринимателями отличительных обозначений продукции без регистрации. Однако в данном случае лицу, использующему подобное обозначение, нигде не удастся доказать свои права на него, так как Закон о товарных знаках не охраняет незарегистрированные обозначения, независимо от времени их введения в хозяйственный оборот (за исключением общеизвестных знаков). Более того, владелец незарегистрированного обозначения сам может нарушить права другого лица, успевшего зарегистрировать этот знак на свое имя, хотя и начавшего использовать его позднее.

Вопросы, касающиеся регистрации товарных знаков, более детально регулируются подзаконными актами. Среди них главное место занимают Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее – Правила). Заметим, что указанные Правила являются сравнительно новым нормативным актом, по существу объединяющим два ранее действующих документа. Один из этих документов определял процедуру составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака (Правила составления и подачи заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29 декабря 1992 г.). Второй документ регламентировал внутренние правила ВНИИГПЭ при рассмотрении товарных знаков (Руководство по методике государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки). Подобное соединение имеет ряд положительных моментов. В частности, патентные поверенные, через которых подается большинство заявок, могут ориентироваться не только на процессуальные аспекты их рассмотрения. Кроме того, достоинством новых Правил является упрощение ряда формальных требований к заявке. Однако ряд вопросов оказался, как и прежде, не урегулирован, что вызывает определенные трудности в процессе регистрации знака.

Анализ п. 1 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках позволяет сделать вывод о том, что правовая охрана товарному знаку в России предоставляется не только на основании государственной регистрации в соответствующем федеральном органе, но и в силу международных договоров РФ. В связи с международными договорами речь идет прежде всего об общеизвестных товарных знаках, правовая охрана которых осуществляется в соответствии со ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а также о знаках, получивших охрану на основе Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему.

Как уже отмечалось, общеизвестные товарные знаки в соответствии с Парижской конвенцией имеют особый правовой режим, выражающийся в обеспечении странами-участницами правовой охраны указанных обозначений без специальной регистрации. Следовательно, возникновение права на общеизвестный знак в РФ должно быть связано не с условием регистрации обозначения, а с фактом его использования в коммерческом обороте. В этом можно увидеть определенное сочетание двух основных подходов к охране товарных знаков.

Однако в нашей стране указанный вопрос не решен однозначно. В частности, возникают определенные сомнения в необходимости официального признания товарного знака общеизвестным.

В настоящее время в отечественном законодательстве по товарным знакам получает закрепление позиция ряда авторов (в большинстве – специалистов Роспатента), обосновывающих признание компетентным государственным органом товарного знака общеизвестным в качестве предварительной меры предоставления правовой охраны указанному обозначению. Так, согласно п. 4 Положения о Высшей патентной палате Роспатента, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 марта 1998 г., функции рассмотрения заявлений о признании товарных знаков общеизвестными в соответствии с международными договорами РФ возложены на Высшую патентную палату. В свою очередь порядок признания Высшей патентной палатой обозначения общеизвестным закреплен в Правилах признания товарного знака общеизвестным в РФ. Наконец, согласно новой редакции Закона РФ о товарных знаках правовая охрана общеизвестному знаку должна предоставляться на основании решения Палаты по патентным спорам, создаваемой вместо Апелляционной и Высшей патентной палат (п. 1 ст. 192).

Полагаем, что в принятии указанным органом положительного решения об удовлетворении заявления о признании товарного знака общеизвестным можно усмотреть черты государственной регистрации: общеизвестному товарному знаку присваивается регистрационный номер; товарный знак, признанный общеизвестным, вносится в перечень общеизвестных в РФ товарных знаков; сведения, относящиеся к признанию обозначения общеизвестным, публикуются Роспатентом в официальном бюллетене (п. 4 ст. 192 Закона РФ о товарных знаках; п. 4–5 Правил признания товарного знака общеизвестным в РФ). Несмотря на значительные удобства, подобный вариант обеспечения правовой охраны общеизвестных обозначений не соответствует нормам Парижской конвенции по охране промышленной собственности, хотя Правила, а также изменения и дополнения в Закон РФ о товарных знаках принимались как раз в целях более полной реализации положений ст. 6 bis указанного Соглашения. Парижская конвенция действительно закрепляет за компетентным органом решение вопроса об общеизвестности товарного знака, а также предоставляет государствам-участникам свободу в принятии решения о наделении того или иного органа правом предоставлять обозначению статус общеизвестного. Однако в соответствии со ст. 6 bis общеизвестные знаки охраняются в государствах – участниках конвенции независимо от их регистрации. Следовательно, право на общеизвестный знак возникает в силу факта его широкого интенсивного использования и полученной тем самым известности без специальной регистрации даже в тех странах, где она необходима. Поэтому более обоснованное, на наш взгляд, решение указанной проблемы предлагает А. П. Сергеев, считающий, что решению Высшей патентной палаты не нужно придавать правоустанавливающего характера, ибо общеизвестные знаки не нуждаются ни в каком официальном признании их таковыми. Практическая потребность в таком признании возникает лишь при нарушении прав владельца общеизвестного знака, который и должен доказать охраноспособность обозначения, ввиду его общеизвестности, Патентному ведомству, Высшей патентной палате (Палате по патентным спорам) или суду.

В пользу указанной точки зрения говорит и тот факт, что в соответствии со ст. 1 (III) Положений в отношении охраны общеизвестных знаков «компетентный орган» обладает правом делать заключение о том, является ли какой-либо знак общеизвестным, а также обеспечивать охрану таких знаков. Данная формулировка дает основания предполагать, что подобное заключение не должно иметь правоустанавливающего характера и выдаваться по просьбе заинтересованных лиц. Сделанный вывод косвенным образом подтверждает п. 13 Правил, согласно которому подача заявления о признании товарного знака общеизвестным не является обязанностью заявителя, а зависит от его усмотрения.

Таким образом, Правила признания товарного знака общеизвестным в РФ четкого решения обозначенной проблемы не дают. Учитывая требования ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, можно отметить, что решение Высшей патентной палаты (Палаты по патентным спорам) о признании товарного знака общеизвестным не должно иметь правоустанавливающего значения, независимо от того, охраняется ли товарный знак в России на основании государственной регистрации или в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к нему, либо такой охраны не имеет, если речь идет о товарных знаках стран – участниц Парижской конвенции. Следовательно, если решение Высшей патентной палаты (либо соответственно Палаты по патентным спорам после ее создания) об общеизвестности знака отсутствует, владелец обозначения может защищать свои права на знак, доказывая его общеизвестность перед органом, рассматривающим соответствующий спор. Именно так рассмотренная проблема решается в ряде высокоразвитых стран. Например, во Франции решение об общеизвестности знака и о предоставлении ему правовой охраны может быть вынесено только после судебного разбирательства, где рассматривается, насколько сходны обозначения спорящих сторон и однородны товары. При этом статус общеизвестности доказывается на дату рассмотрения дела, поскольку знак, приобретший известность ранее, может со временем ее потерять.

Таким образом, лицо, претендующее на предоставление охраны его знаку в силу общеизвестности, может обратиться с иском в суд о признании права на товарный знак. Кроме того, владельцы общеизвестных обозначений вправе подать соответствующее заявление в антимонопольный орган. В свое время Государственным комитетом по антимонопольной политике РФ (ГКАП РФ) было рассмотрено обращение фирмы «Булгартабак холдинг» в связи с регистрацией в РФ на имя швейцарской фирмы «Селектинвест» обозначений «Вега», «Opal», «Stewardess» и «Слънце», предназначенных для сигарет и табака. Изучив представленные материалы, ГКАП пришел к выводу, что сигареты с указанными обозначениями и маркировкой «Булгартабак» широко известны в России как болгарские и поставляются в больших объемах в нашу страну с 1973 г. Кроме того, учитывалось, что «Булгартабак» известен как производитель данных сигарет, о чем свидетельствовала публикация в соответствующем международном журнале. Проанализировав ситуацию, комиссия ГКАП сделала вывод о недобросовестной конкуренции со стороны фирмы «Селектинвест».

Вместе с тем в отношении некоторых обозначений решение Высшей патентной палаты (Палаты по патентным спорам) может являться необходимой предварительной мерой предоставления им правовой охраны. Это главным образом относится к товарным знакам государств, не связанных обязательствами Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если владельцы известных обозначений не зарегистрировали их в РФ в установленном порядке.

Таким образом, к решению указанной проблемы возможен двоякий подход. Однако в любом случае признание общеизвестности товарного знака дает значительные преимущества его владельцу, освобождая от регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если обозначение не было зарегистрировано, а также избавляя в дальнейшем от обоснования указанного обстоятельства.

Наконец, основанием возникновения правовой охраны товарного знака в РФ является его международная регистрация в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к нему. Следует отметить, что регистрация знака в зарубежных государствах в соответствии с их национальным законодательством связана с рядом сложностей, для устранения которых 14 апреля 1891 г. и было подписано это Соглашение.

Основной смысл Соглашения сводится к тому, что товарному знаку предоставляется правовая охрана на территории всех других стран – членов Мадридского союза на основе единого акта международной регистрации обозначения, проводимого Международным бюро интеллектуальной собственности в Женеве. Таким образом, международная регистрация признается заменяющей все отдельные акты регистрации в каждом из национальных патентных ведомств стран – членов Мадридского союза. При этом Мадридское соглашение закрепляет за патентным ведомством любой страны, участвующей в Соглашении, право сообщить Международному бюро об отказе в признании международного знака, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к товарному знаку национальным законодательством. Такой отказ должен быть мотивированным и предоставляться не позднее одного года с даты международной регистрации.

Возрастающий интерес к использованию возможностей, предоставляемых Мадридским соглашением, объясняется тем, что международная регистрация позволяет получить охрану товарного знака за рубежом с минимальными затратами и при упрощенных условиях, т. е. предоставляет заявителю ряд преимуществ. К таким преимуществам в первую очередь можно отнести простоту и небольшой срок оформления международной регистрации. Так, заявитель через национальное патентное ведомство подает только одну заявку на французском языке в Международное Бюро ВОИС. Следовательно, отпадает необходимость в услугах патентных поверенных в каждой из стран, что существенно снижает стоимость международной регистрации по сравнению со стоимостью национальных регистраций. Кроме того, исключается необходимость в соблюдении правил оформления заявки по законодательству каждой из стран, где испрашивается охрана товарного знака. Срок экспертизы ограничен 12 месяцами, в течение которых заявитель получает информацию о защите своих прав на обозначение во всех указанных им государствах либо решение об отказе в регистрации международного товарного знака.

При подаче международной заявки заявитель должен указать товары или услуги, для которых испрашивается регистрация товарного знака, а также желательно соответствующий класс (классы) товаров либо услуг согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков. Требования к международной заявке предусматривают обязательность подтверждения ведомством страны происхождения того, что данные, указанные в международной заявке, соответствуют данным национального Реестра товарных знаков (ст. 3 Соглашения).

Заметим, что Мадридское соглашение, базируясь на основных принципах Парижской конвенции, вместе с тем направлено на преодоление принципа территориальности в правовой охране товарных знаков. Однако Ниццская редакция Мадридского соглашения предусматривает возможность территориального ограничения действия международной регистрации на основе ст. 3 bis, в соответствии с которой охрана, вытекающая из международной регистрации, распространяется лишь на те страны, которые прямо указаны заявителем в своей заявке. Следовательно, заявитель, подавая заявку на международную регистрацию, может указать конкретные страны – участницы Соглашения, в которых он желает зарегистрировать свое обозначение.

Срок охраны международного знака составляет 20 лет. При этом международная регистрация может быть продлена на период в двадцать лет, считая с момента истечения предшествующего периода. Для этого достаточно уплатить основную и при необходимости дополнительную и добавочную пошлины.

Наряду с безусловными преимуществами необходимо учитывать и некоторые особенности международной регистрации товарных знаков по Мадридскому соглашению. В частности, действие международного знака может быть прекращено досрочно, ибо правомерность его регистрации может оспариваться в патентном ведомстве или патентном суде любым лицом на общих с национальным товарным знаком основаниях. Отметим также то, что международная регистрация знака утрачивает силу, если в течение пяти лет, считая с даты международной регистрации, национальный знак, ранее зарегистрированный в стране происхождения, аннулируется. В случае исключения товарного знака из национального реестра ведомство страны происхождения обращается в Международное бюро ВОИС с требованием об исключении знака из Международного реестра. Как видно, в течение пяти лет, считая с даты международной регистрации, правовой режим международного товарного знака зависит от режима в национальном ведомстве. По истечении этого срока его международная регистрация становится независимой от национальной.

Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков 1989 г. ввел определенные новшества. Так, согласно Протоколу, заявитель может основывать свою заявку на международную регистрацию не только на регистрации его знака в национальном ведомстве страны происхождения, но и на заявке на национальную регистрацию, поданной в это ведомство. Среди других особенностей Протокола к Мадридскому соглашению следует отметить возможность преобразования международной регистрации в национальные или региональные регистрации. Например, в случае аннулирования международной регистрации по запросу ведомства страны происхождения знака заявитель имеет право направить заявку на регистрацию того же знака в любую из стран, подписавших Протокол. При этом приоритет подачи заявки сохраняется при определенных условиях по дате ее поступления в Международное бюро ВОИС.

Российские заявители подают заявки на международную регистрацию через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который должен удостоверить соответствие сведений, приведенных в заявке, данным национального Реестра, указать даты и номера заявки и регистрации знака в стране происхождения, а также дату поступления заявки на международную регистрацию от заявителя и направить заявку в Международное бюро в Женеву. Международное бюро, проверив формальные требования, предъявляемые к заявке, регистрирует товарный знак в Международном реестре. Приоритет заявки на международную регистрацию устанавливается в соответствии со ст. 4 Парижской конвенции и ст. 4 (2) Мадридского соглашения. По общему правилу за международной регистрацией сохраняется приоритет по дате подачи заявки на международную регистрацию в стране происхождения, если заявка в Международное бюро поступила не позднее 2-х месяцев со дня ее подачи в национальное патентное ведомство.

Товарный знак, имеющий международную регистрацию, пользуется с момента регистрации в каждой стране такой же охраной, как знаки, зарегистрированные непосредственно в данной стране (п. 1 ст. 4 Мадридского соглашения). Таким образом, опираясь на соглашение, нельзя говорить о действительно «международном» товарном знаке с одинаковым статусом во всех странах, где он будет действовать. Международная регистрация в известном смысле предполагает, что товарные знаки, получившие охрану по процедуре Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, должны охраняться национальными законами всех стран, в которых они действуют, так же, как знаки, включенные в национальные реестры.

 

3.2. Основания для отказа в регистрации товарного знака

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы самые различные виды условных символов. Вместе с тем Закон РФ о товарных знаках (ст. 6–7), учитывая положения Парижской конвенции по охране промышленной собственности и зарубежный законодательный опыт, содержит конкретные основания, по которым тому или иному обозначению может быть отказано в регистрации. Основания для отказа в регистрации представляют собой установленные законодательством ограничения, не позволяющие регистрировать в качестве товарных знаков соответствующие обозначения или не позволяющие регистрировать в целом охраноспособные обозначения в той или иной ситуации. Отметим, что основания для отказа обозначению в регистрации одновременно выступают и как основания для признания регистрации недействительной (ст. 28 Закона РФ о товарных знаках).

Попытки классифицировать основания для отказа обозначению в регистрации в качестве товарного знака предпринимались отечественными цивилистами уже в 20-е годы прошлого века. Например, в работе А. М. Шахназарова выделены четыре группы установленных законодательством ограничений при определении содержания товарных знаков: а) ограничения легальные; б) ограничения, вытекающие из самой природы товарных знаков; в) ограничения, объясняемые природой права на товарный знак; г) ограничения в интересах государства, общества и потребителей. Полагаем, что в основе данной классификации не было достаточно четкого критерия, ибо термин «легальные ограничения» применим к каждой из вышеназванных групп ограничений в регистрации в силу того, что они нашли свое отражение в законодательстве.

Закон РФ о товарных знаках подразделяет основания для отказа товарному знаку в регистрации на две группы: абсолютные (ст. 6) и иные, т. е. относительные (ст. 7). Абсолютные основания для отказа обозначению в регистрации связаны с внутренними свойствами самого символа и не зависят от существования прав других лиц. В свою очередь относительные основания зависят от возможных прав и интересов третьих лиц, которые могут быть нарушены в результате регистрации товарного знака.

Практика применения Закона РФ о товарных знаках показывает, что между абсолютными и относительными основаниями для отказа в регистрации нет четкой границы, ибо указанное деление ограничений в регистрации носит во многом условный характер. В первую очередь это связано с недостаточной точностью вышеназванного критерия деления оснований для отказа в регистрации на две группы. Следует отметить, что абсолютные основания не всегда вытекают из внутренних свойств регистрируемого обозначения, но могут также зависеть и от субъективного восприятия обозначения потребителями (п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках). Кроме того, существует и определенная зависимость абсолютных оснований для отказа в регистрации от прав и интересов третьих лиц.

Так, согласно п. 2 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, в соответствии с международным договором РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой геральдические изображения (государственные гербы, флаги, эмблемы); официальные названия государств; сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходные с ними до степени смешения обозначения. К примеру, было отказано в регистрации знаку, содержащему элемент, напоминающий государственный флаг Японии. Таким образом, обозначение, регистрируемое в качестве товарного знака, не должно состоять из символов, охраняемых в соответствии со ст. 6 ter Парижской конвенции.

Для применения указанных норм Парижской конвенции страны, подписавшие ее, договорились о взаимном уведомлении через посредство Международного бюро о государственных эмблемах, официальных знаках, клеймах контроля и гарантии, которые они ставят под защиту. Поэтому в процессе экспертизы подобные обозначения проверяются по официальным изданиям, выпускаемым государственными, международными и межправительственными организациями, а также сравниваются с символами, поставленными под охрану международными конвенциями.

Данное ограничение отнесено к абсолютным основаниям для отказа в регистрации исходя из особенностей самого обозначения. На названные символы, ввиду их официального характера, не может быть предоставлено исключительное право. Более того, подобные обозначения из-за своей специфики способны ввести потребителей в заблуждение относительно места изготовления товара, т. е. они подпадают под основания, зафиксированные в п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Вместе с тем особенности обозначений, указанных в п. 2 ст. 6 Закона, обусловлены наличием старших прав, т. е. не абсолютны по своему характеру. На это обстоятельство обращалось внимание и в литературе. Следовательно, эти символы, как затрагивающие чьи-либо права, можно отнести и к иным основаниям для отказа обозначению в регистрации, предусмотренным в ст. 7 Закона РФ о товарных знаках.

В свою очередь напрямую связано с правами третьих лиц основание для отказа в регистрации, закрепленное в п. 4 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов РФ либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Нужно отметить, что в литературе предлагаются и иные критерии деления оснований для отказа в регистрации товарного знака на абсолютные и относительные. Например, Е. А. Ариевич считает, что абсолютные основания отличаются от относительных в зависимости от того, чьи интересы лежат в их основе. В основе относительных оснований лежат интересы обладателей права на товарные знаки, чьи права могут быть нарушены регистрацией заявленного другим лицом обозначения. В основе же критериев охраноспособности абсолютного характера – интересы потребителей, соображения охраны публичного порядка и общественных интересов.

Сходную, хотя и более конкретизированную классификацию оснований для отказа в регистрации предлагает А. П. Сергеев. Он сводит основания, по которым те или иные обозначения исключаются из сферы правовой охраны, к трем группам:

– обозначения, не регистрируемые ввиду их неспособности выполнять функции товарного знака (абсолютные основания);

– обозначения, не регистрируемые в качестве товарных знаков по соображениям охраны публичного порядка и общественных интересов (абсолютные основания);

– обозначения, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков ввиду того, что это нарушало бы права и законные интересы третьих лиц (иные основания).

Указанные классификации хотя и обладают большей четкостью, но они опять-таки не позволяют однозначно отграничить абсолютные основания для отказа обозначению в регистрации от относительных. Например, если на имя третьего лица федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности зарегистрирует товарный знак, охраняющийся в соответствии со ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то этим будут не только затронуты права владельца общеизвестного обозначения, но и нарушены интересы потребителей, ибо они могут быть введены в заблуждение относительно изготовителя товара. Это же касается случаев регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных охраняемым в РФ фирменным наименованиям в отношении однородных товаров, промышленным образцам, знакам соответствия, права на которые в России возникли у иных лиц до даты приоритета регистрируемого обозначения.

Таким образом, нет особых причин для классификации оснований для отказа обозначению в регистрации в качестве товарного знака на абсолютные и относительные, ибо какой бы критерий не использовался в основе такого деления, четкой грани между ограничениями в регистрации провести нельзя. Поэтому полагаем, что все основания для отказа заявленному обозначению в регистрации должны быть объединены в одной статье Закона РФ о товарных знаках.

Завершая общую характеристику оснований для отказа в регистрации товарного знака, затронем вопрос, который в действующем законодательстве в рассматриваемой сфере окончательно не решен, но является весьма актуальным в практическом плане. Речь идет о применении относительных оснований для отказа в регистрации, зафиксированных в п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках.

По нашему мнению, положения данной нормы сформулированы не вполне определенно, так как в соответствии с п. 1 ст. 12 Закона РФ о товарных знаках и п. 14.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака государственная экспертиза не обязана проводить проверку заявленного на регистрацию обозначения в отношении его тождества охраняемым в РФ фирменным наименованиям и промышленным образцам, права на которые в РФ принадлежат другим лицам, в отношении воспроизведения известных названий произведений науки, литературы и искусства и т. п. При этом нарушение требований, установленных п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, служит основанием для обращения в Палату по патентным спорам по поводу признания регистрации недействительной (п. 1 ст. 28 Закона).

Кроме того, Закон РФ о товарных знаках (абз. 3, 4 п. 3 ст. 7) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 2.5), с одной стороны, требуют предоставления согласия обладателя авторского права и его правопреемников на регистрацию в качестве товарных знаков названий известных в РФ произведений или цитат и персонажей из них, произведений искусства или их фрагментов, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака, а также согласия известных лиц, их наследников на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, воспроизводящих фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле таких лиц. Однако, с другой стороны, названные документы не регламентируют последствия непредоставления такого согласия. Более того, ни Закон РФ о товарных знаках (п. 5 ст. 8), ни упомянутые Правила (п. 2.7, 3.4, 3.5) не указывают четко на то, что соответствующе оформленное согласие должно являться документом, прилагаемым к материалам заявки.

Между тем отсутствие в нормативных актах четких указаний о порядке проверки заявленного обозначения по относительным основаниям для отказа в регистрации, зафиксированным в п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках, нередко влечет за собой регистрацию обозначений, нарушающую права третьих лиц.

По нашему мнению, исследование обозначения на соответствие его условиям, закрепленным в п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, должно проводиться в рамках экспертизы заявленного обозначения. Это вытекает из смысла рассматриваемых норм, фиксирующих относительные основания для отказа в регистрации. При этом в процессе поиска на тождество заявленного обозначения с промышленными образцами, права на которые в РФ принадлежат другим лицам, особых проблем возникать не должно. Гораздо сложнее решается вопрос о сопоставлении заявленного обозначения с фирменными наименованиями. Необходимость сопоставления товарного знака с известными на территории РФ фирменными наименованиями при исследовании его на новизну неоднократно подчеркивалась в литературе. Вместе с тем некоторые авторы отмечают, что проведение проверки заявленных обозначений на воспроизведение чужих фирменных наименований из-за сложности этой процедуры нецелесообразно. Полагаем, что указанная проблема при условии принятия дополнительных правовых норм, в частности в сфере фирменных наименований, вполне разрешима. Актуальность же ее решения в силу участившихся конфликтов, возникающих при реализации права на фирму и товарный знак разными правообладателями, не вызывает сомнений.

Вопрос, связанный с определением охраноспособности обозначений, воспроизводящих объекты авторского права (абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках), а также имена собственные, псевдонимы, портреты, факсимиле известных лиц (абз. 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках), должен решаться следующим образом. Представляется, что наличие документа, подтверждающего согласие соответствующих лиц или компетентных органов, должно проверяться при проведении формальной экспертизы обозначения. Это соответствует задачам первого этапа экспертизы товарного знака, в частности, задаче проверки необходимых документов (п. 13.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак). При отсутствии письменных согласий правообладателей следует выносить решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению. В свою очередь при выполнении условий, установленных в абз. 3, 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, по заявке должна проводиться экспертиза заявленного обозначения в силу положений п. 1 ст. 12 указанного документа. Отметим, что в Закон РФ о товарных знаках и вышеназванные Правила требуется внесение уточнения, в соответствии с которым документы, подтверждающие согласие на использование объектов авторского права и проч., должны в определенных случаях относиться к числу документов, прилагаемых к заявке.

Остановимся теперь на более подробном исследовании отдельных оснований для отказа в регистрации товарных знаков.

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. Таким образом, отсутствие у знака различительной способности значится в законодательстве как самостоятельное абсолютное основание для отказа в регистрации. Однако в отличие от Положения о товарных знаках 1974 г. (п. 15-в) примеры таких обозначений в Законе РФ о товарных знаках не приводятся (за исключением абз. 5 п. 1 ст. 6). Ситуацию исправили Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, которые в п. 2.3.1 закрепили перечень обозначений, не обладающих различительной способностью ввиду отсутствия у обозначения оригинальности и индивидуальности (например, обозначения, представляющие собой буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения и т. п.). Полагаем, что рассматриваемое основание для отказа обозначению в регистрации, при соотношении его с другими абсолютными основаниями, указанными в п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, по смыслу является более широким и включает в себя практически все иные основания, закрепленные в данном пункте. В настоящее время отказывается в регистрации не только обозначениям, не обладающим различительным характером с точки зрения их формы (т. е. различительная способность понимается в узком смысле), но и другим обозначениям, не обладающим различительной способностью с точки зрения содержания, в частности, вошедшим во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; являющимся общепринятыми символами и терминами и т. д. Представляется, что в структурном и смысловом плане формулировка п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках выиграла бы, если вышеназванные основания вошли как подпункты в один общий пункт соответствующей статьи Закона, содержащий единое основание для отказа в регистрации – отсутствие у знака различительной способности.

Все приведенные категории обозначений могут быть включены в товарный знак при наличии определенных условий как неохраняемые элементы. При этом если заявленный товарный знак содержит хотя бы одно из обозначений, указанных в абз. 2–5 п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, то в процессе экспертизы проверяется, не занимает ли данное обозначение доминирующего положения. Кроме того, заявленное обозначение не должно полностью состоять из неохраноспособных элементов. Следовательно, подобные элементы должны обладать относительно малыми размерами и занимать периферийную позицию в композиции обозначения. В противном случае, т. е. когда неохраноспособные элементы обозначения благодаря своему центральному положению и большим размерам являются определяющими в восприятии обозначения, таким обозначениям должно быть отказано в охране.

В свою очередь обозначения, зафиксированные в п. 2 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак только при наличии согласия компетентного органа. Так, например, за разрешением на использование государственной символики необходимо обращаться в Государственную геральдию. При отсутствии документального подтверждения такого согласия регистрация знака не допускается. Заметим, что в законодательстве нет указаний на то, что перечисленные символы не должны занимать доминирующего положения в композиции товарного знака.

Таким образом, фактически предоставляемый объем охраны не распространяется на неохраняемые элементы обозначения. Указанные элементы перечисляются в решении о регистрации товарного знака (п. 14.6.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак). При регистрации товарного знака указывается, что такие обозначения исключаются из сферы охраны, если они композиционно не связаны с другими элементами, или что товарный знак охраняется в целом, без предоставления охраны отдельным входящим в его композицию обозначениям.

Следует отметить, что несанкционированное использование охраняемого элемента товарного знака без элемента, не подлежащего правовой охране, является нарушением прав на товарный знак так же, как если бы незаконно использовалось все обозначение в целом, включая и неохраноспособные элементы. Об этом свидетельствует и судебная практика.

В связи с изложенным подчеркнем, что для точного определения объема охраны, предоставляемой товарному знаку при экспертизе обозначения и его регистрации, применяют так называемую формулу дискламации (от англ. disclaimer – отказ от притязания). Дискламация представляет собой краткое словесное указание на то, что один из элементов или совокупность элементов в составе зарегистрированного обозначения являются неохраноспособными или что определенный элемент является охраноспособным только в связи с другими элементами, но не сам по себе. Так, в товарном знаке «П. А. Смирнов и потомки в Москве» обозначение «Смирнов» было дискламировано с предоставлением правовой охраны товарному знаку в целом, ибо названный элемент носил рекламный, хвалебный характер, указывающий на качество рекламируемого товара.

Формула дискламации оформляется в виде специальной записи при включении обозначения в Государственный реестр, свидетельство на товарный знак, а также при публикации товарного знака в официальном бюллетене.

Представляется, что современное законодательство по товарным знакам, в частности, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, более подробно, чем ранее действующие документы, регламентируют вопросы, связанные с применением дискламации. Проанализировав п. 14.4.1. и п. 14.6.3 Правил, можно сделать вывод о том, что дискламация является результатом одностороннего действия экспертного органа. Следовательно, заявитель не обязан ходатайствовать перед Роспатентом об исключении из правовой охраны каких-либо элементов заявленного обозначения.

Помимо обозначений, не обладающих различительной способностью, а также знаков, состоящих из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и иные официальные символы, в ст. 6 Закона РФ о товарных знаках указано еще на четыре группы обозначений, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков или их элементов. Приобретение исключительного права на такие обозначения не соответствует интересам государства и общества, поэтому они закреплены среди других абсолютных оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака. Подобные символы, в отличие от вышеперечисленных, не могут быть включены в товарный знак даже в качестве неохраняемого элемента.

В первую группу таких обозначений входят знаки, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках). К примеру, швейцарской фирме «Буржуа С. А. Глорис» было отказано в регистрации объемного товарного знака, состоящего из флакона для одеколона и его упаковки с изображением силуэта Эйфелевой башни и названием «Soir de Paris» («Парижский вечер»), а также надписью мелким шрифтом под названием фирмы «Paris».

Вопрос, касающийся ограничений в регистрации в связи с ложностью обозначения или его способностью ввести в заблуждение, представляется весьма актуальным, ибо сфера применения указанного основания, как отмечалось, весьма широка.

Прежде всего заметим, что, в отличие от Закона РФ о товарных знаках, Парижская конвенция по охране промышленной собственности (ст. 6 quinquies В. 3.) указывает лишь на знаки, которые могут ввести в заблуждение. В связи с этим возникает вопрос: есть ли принципиальные различия между обозначениями, являющимися ложными, и символами, способными ввести потребителей в заблуждение? В литературе есть неоднозначные мнения по этому поводу. Так, Е. А. Ариевич, говоря об условности деления обозначений на «способные ввести в заблуждение» и «являющиеся ложными», тем не менее отмечает различие понятий «являющийся» и «способный». Г. И. Тыцкая, наоборот, отождествляет рассматриваемые понятия, определяя ложные обозначения как знаки, которые содержат сведения, не соответствующие действительности и тем самым способные ввести в заблуждение.

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на товарный знак также, на наш взгляд, не делают принципиальных различий между указанными категориями символов. К ним в соответствии с п. 2.3 (2.1) упомянутого документа относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которые не соответствуют действительности.

Полагаем, что существенных различий между рассматриваемыми обозначениями нет и что эти обозначения тесно связаны друг с другом и взаимообусловлены. Кроме того, их применение приводит к одному результату: возникновению в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о товаре и его изготовителе.

При исследовании подобных обозначений экспертизой учитываются два обстоятельства: а) ассоциации, которые обозначение может вызвать у среднего потребителя; б) фактическая обоснованность таких ассоциаций по отношении к рекламным характеристикам товара. Так, ложным по отношению к изделиям из синтетики является указание «Natural» (естественный).

Вместе с тем к рассматриваемому основанию для отказа обозначению в регистрации нельзя подходить формально. Г. Боденхаузен в комментарии к ст. 6 quinquies С. (1). отмечал: «…фактические обстоятельства иногда показывают, что использование знака, который, казалось бы, содержит ложные указания, не повлекло за собой никакого заблуждения и может считаться, что по своей природе он не способен ввести в заблуждение общественность».

Следовательно, при исследовании оснований для отказа обозначению в регистрации, закрепленных в абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, нужно исходить из того, «насколько у обозначения явно присутствует то свойство или значение, которое способно породить не соответствующую действительности ассоциацию». Однако трудно согласиться с высказанной в литературе точкой зрения, согласно которой при оценке обозначений, способных ввести в заблуждение, также нужно учитывать то, в какой степени даже доказанная возможность введения в заблуждение может нанести реальный ущерб интересам потребителей. Данное предложение не может выступать в качестве ориентира для экспертных органов, так как не обладает определенным характером и связано с особенностями субъективного восприятия потребителями уже зарегистрированного товарного знака. Поэтому при рассмотрении экспертизой заявленного на регистрацию обозначения оценка предлагаемых факторов практически невозможна. Считаем, что если доказана способность обозначения вводить в заблуждение, нельзя с полной уверенностью говорить о том, что никакого ущерба интересам покупателей использование такого обозначения не нанесет, ибо определенная часть потребителей будет обманута в любом случае.

Практика применения указанного основания для отказа обозначению в регистрации в качестве товарного знака достаточно интересна. Участившиеся случаи нарушения прав и интересов владельцев товарных знаков и потребителей заставили Роспатент провести анализ применения рассматриваемых положений Закона РФ о товарных знаках. В результате выяснилось, что подавляющее большинство товарных знаков, которые можно отнести к обозначениям, способным ввести в заблуждение, составляют иностранные слова, выполненные латинскими буквами, а также иностранные имена и фамилии. Например, к таким обозначениям были отнесены зарегистрированные на имя российских производителей товарные знаки «Gianni Conti» и «Gianni Armani» в отношении одежды.

Между тем далеко не все случаи использования иностранных слов подпадают под действие п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Для большой группы товаров и услуг применение указанных обозначений вполне оправданно, так же, как и использование иностранных слов при регистрации заявленных обозначений по процедуре, установленной Мадридским соглашением.

Искаженные географические названия также довольно часто относят к обозначениям, признаваемым ложными либо вводящими потребителей в заблуждение. Заметим, что «во всем мире патентные ведомства негативно относятся к регистрации в качестве товарных знаков географических названий, поскольку в этом случае потребители очень легко могут быть введены в заблуждение относительно места производства товаров или его определенных качеств». Так, при приобретении «Пивоваренной компанией “Балтика”» в Ростове-на-Дону пивоваренного завода, сложилась ситуация, когда использование при маркировке товара географического названия перестало соответствовать требованию географической обусловленности. Поэтому, когда на регистрацию поступила новая этикетка пива, на которой был изображен герб «Пивоваренной компании “Балтика”», эксперты Роспатента указали, что заявитель – ОАО «Балтика-Дон», используя словосочетание «Пивоваренная компания “Балтика”», вводит потребителей в заблуждение, поскольку общеизвестно, что «Пивоваренная компания “Балтика”» расположена в Санкт-Петербурге.

Следует отметить, что при соблюдении установленных в законодательстве требований географические обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков.

Вторую группу абсолютных оснований для отказа обозначению в регистрации в качестве товарного знака, закрепленных в п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, составляют знаки, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. К таким обозначениям в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 2.4.2) относятся слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство и т. п. Наличие указанного основания для отказа в регистрации в российском законодательстве связано с соблюдением РФ положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в частности ст. 6 quinquies В.(3). Однако подобные ограничения в регистрации на практике почти не применяются. Как правило, Роспатент по этому основанию отказывает иностранным фирмам, транскрипция товарных знаков которых звучит для русского уха не совсем пристойно.

Следует отметить, что в Закон РФ о товарных знаках введено новое ограничение в регистрации товарных знаков, в соответствии с которым не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными названиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов РФ либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников (уполномоченных лиц) на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков (п. 4 ст. 6). Формулировка указанного положения Закона представляется не достаточно определенной. Во-первых, в ней нет четких указаний на то, что понимается под «особо ценными объектами культурного наследия народов РФ». По всей видимости, к данным объектам относятся главным образом объекты авторского права. Во-вторых, если на регистрацию особо ценного объекта получено разрешение соответствующей организации либо собственника, но не было согласия, например, автора, такую регистрацию можно признать недействительной. Полагаем, что данное основание должно принадлежать к относительным основаниям для отказа в регистрации, тем более что правила п. 4 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках определенным образом взаимосвязаны с положениями, закрепленными в абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона.

Наконец, в последнюю группу абсолютных оснований для отказа в регистрации товарного знака входит основание, направленное на предотвращение регистрации ложных географических указаний для определенных видов товаров (вина или крепкие алкогольные напитки) и закрепленное в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (п. 5 ст. 6) в соответствии с требованиями Соглашения TRIPS. Указанное Соглашение (ст. 23) ужесточает подходы к регистрации обозначений, состоящих из географических указаний (или включающих географические указания), предназначенных для вин и крепких спиртных напитков. Приведенная статья Соглашения TRIPS запрещает использовать такие указания, если товары не происходят из соответствующих географических мест. В свою очередь согласно п. 5 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках «в соответствии с международным договором РФ не допускается регистрация в РФ в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств – участников указанного международного договора в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его территории … и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта».

Итак, если в процессе экспертизы выясняется, что заявленное обозначение содержит в качестве элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, или состоит исключительно из обозначений, приведенных в п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, либо если нарушены требования п. 4, 5 ст. 6 указанного документа, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

Как отмечалось, основания для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака связаны главным образом с охраной прав и интересов третьих лиц. Поэтому в процессе регистрации товарный знак оценивается не только с точки зрения различительной способности, но и на наличие у него новизны.

Таким образом, не могут быть зарегистрированы обозначения, которые являются тождественными или сходными до степени их смешения с уже охраняемыми на территории РФ товарными знаками в отношении однородных товаров. К последним в соответствии с российским законодательством (п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, п. 2. 4. (1). – (2). Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака) относятся:

а) товарные знаки, зарегистрированные в Роспатенте по национальной процедуре;

б) товарные знаки, охрана которых в РФ получена в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков и Протоколом к нему;

в) товарные знаки, признанные в РФ общеизвестными товарными знаками, охраняемыми в соответствии со ст. 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Проверка заявленного обозначения на тождество и сходство производится, соответственно, по фонду товарных знаков, внесенных в Государственный реестр товарных знаков РФ, по фонду товарных знаков, зарегистрированных в Международном бюро интеллектуальной собственности (Реестр международных знаков Rom officiel des marques actives du registre international numerise), а также по перечню общеизвестных в РФ товарных знаков.

Вместе с тем представляется, что при сопоставлении заявленного обозначения с общеизвестными товарными знаками явно недостаточно учитывать лишь перечень общеизвестных знаков, признанных таковыми по процедуре, предусмотренной Законом РФ о товарных знаках и Правилами признания товарного знака общеизвестным в РФ. Исходя из того, что общеизвестным знакам обеспечивается правовая охрана независимо от их регистрации, экспертными органами, в случае отсутствия знака в указанном перечне, должны приниматься во внимание и другие обстоятельства, например, мировая известность среди потребителей обозначения, аналогичного заявленному третьим лицом знаку. Таким образом, регистрацию обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с общеизвестным знаком другого лица, может исключить не только внесение общеизвестного обозначения в перечень знаков, признанных общеизвестными в РФ. Отказ в подобной регистрации может последовать со ссылкой на абз. 3 п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках (относительное основание), а может быть обусловлен способностью заявленного обозначения ввести в заблуждение в отношении изготовителя товара в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона о товарных знаках (абсолютное основание).

В силу того, что законодательство не допускает выдачу двух охранных документов на тождественные или сходные товарные знаки в отношении однородных товаров, согласно абз. 2 п. 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках при исследовании новизны заявленного обозначения, помимо охраняемых в РФ товарных знаков, учитываются также обозначения, заявленные на регистрацию в качестве товарного знака. Это означает, что в случае представления на регистрацию двух аналогичных или сходных символов вопрос о выдаче свидетельства на товарный знак решается положительно в отношении обозначения, обладающего более ранней датой приоритета.

Однако при экспертизе заявок могут возникнуть (хотя и достаточно редко) ситуации, когда выявляются тождественные или сходные товарные знаки, имеющие одинаковую дату приоритета, и совпадающие полностью или частично перечни товаров, но заявляемые разными лицами. Поскольку в РФ регистрация знака на имя нескольких правообладателей не допускается, для решения указанных коллизий в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (п. 6 ст. 9) предусмотрены правила, согласно которым в подобных ситуациях допускается регистрация заявленного обозначения на имя одного из заявителей на основе соглашения, достигнутого между ними. Для урегулирования спора предоставляется 6-месячный срок, исчисляемый с даты получения соответствующего уведомления. Если же в течение установленного срока соглашение между заявителями не достигнуто, а также отсутствует просьба о продлении указанного срока, то заявки считаются отозванными.

Следует подчеркнуть, что при проведении поиска тождественных и сходных с заявленным обозначений не учитываются товарные знаки, регистрация которых аннулирована в соответствие со ст. 28, 29 Закона РФ о товарных знаках, товарные знаки, заявки на регистрацию которых считаются отозванными или отозваны соответственно на основании п. 4 и 5 ст. 10 Закона РФ о товарных знаках, а также некоторые иные обозначения, указанные в п. 14.4.2.1 (1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака.

Новизна товарного знака в соответствии с Законом РФ о товарных знаках определяется лишь в пределах однородных товаров (услуг). Как отмечалось, это правило действует и в отношении общеизвестных знаков (ст. 6 bis Парижской конвенции и абз. 3 п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках). Практика показывает, что из-за несовершенства законодательства в данной области многие отечественные предприниматели регистрируют известные товарные знаки для неоднородных товаров, используя широкие рекламные возможности таких обозначений. Например, санкт-петербургская фирма, зарегистрировав товарный знак «Windows» для таких категорий товаров, как продукты питания, напитки и табачные изделия, начала активно применять указанное обозначение для маркировки пива. Использование третьими лицами общеизвестных товарных знаков в отношении неоднородных товаров практически всегда ущемляет интересы владельцев данных обозначений, а кроме того, позволяет извлекать значительную прибыль без дополнительных затрат на рекламу товарного знака. Поэтому, принимая во внимание условия ст. 16 (3) TRIPS, новизна заявленного обозначения в процессе сравнения с общеизвестными знаками должна определяться безотносительно к перечню товаров и услуг.

Помимо сопоставления заявленного обозначения с охраняемыми на территории РФ товарными знаками, необходима проверка на тождество и сходство с обозначениями, указанными в п. 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, т. е. по другому относительному основанию для отказа в регистрации.

Так, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, охраняемыми в соответствии с законом РФ, кроме случаев, когда они включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

Сходным с НМПТ или аналогичным им товарным знакам отказывается в регистрации по двум причинам. Во-первых, такая регистрация может ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товара. Во-вторых, при регистрации товарного знака, тождественного или сходного с зарегистрированным НМПТ, возникнут коллизии исключительного права обладателя свидетельства на товарный знак и права использования зарегистрированного НМПТ всеми изготовителями, находящимися в данной местности и производящими товар, обладающий особыми качественными характеристиками, при наличии у них соответствующего охранного документа. Таким образом, в процессе экспертизы заявленное обозначение сравнивается с зарегистрированными НМПТ, внесенными в Государственный реестр НМПТ.

Заметим, что подобный подход к возможности регистрации НМПТ в качестве товарного знака характерен не для всех государств. В отдельных странах существует двойная охрана географического указания как товарного знака и как НМПТ в отношении одного и того же пользователя. Полагаем, что предоставление подобной двойной охраны географическому указанию противоречит природе НМПТ, ибо право на использование указанного объекта может принадлежать, при соблюдении определенных условий, неограниченному кругу лиц. Поэтому подход к решению указанного вопроса, предусмотренный в Законе РФ о товарных знаках (п. 2 ст. 7), является наиболее оптимальным и позволяет всем законным пользователям НМПТ применять его в своих товарных знаках в качестве неохраняемого элемента, выделяя тем самым свои товары.

Необходимо добавить, что ранее Закон о товарных знаках не содержал прямого запрета на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым НМПТ, в отношении неоднородных товаров. Однако в новой редакции данного документа, как отмечалось, предусмотрены определенные изменения, в соответствии с которыми не разрешается регистрация обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с НМПТ, охраняемыми в соответствии с законом РФ, в том числе и в отношении неоднородных товаров.

Между тем введение подобных ограничений в регистрации товарных знаков не вполне соответствует международной практике. Например, согласно ст. 14 Регламента ЕЭС № 2081/92 «Об охране географических указаний и наименований мест происхождения сельскохозяйственных продуктов и продовольственных товаров» страны – участницы ЕЭС обязаны отклонять заявки на регистрацию товарных знаков, нарушающие права, вытекающие из охраны НМПТ и географических указаний, если товарные знаки регистрируются для тех же видов товаров, при условии, что заявка на регистрацию предоставлена после даты публикации информации о заявке на НМПТ или географическое указание.

В связи с вышеизложенным представляется важным рассмотрение вопроса, касающегося регистрации в качестве товарных знаков названий географических объектов, которые при этом не являются охраняемыми НМПТ.

Отметим, что охраноспособность географических наименований по нормам права на товарный знак является дискуссионной. Различные взгляды по данной проблеме высказываются до сих пор. Причем если ранее существовали точки зрения о том, что «товарные знаки, состоящие исключительно из географического указания, регистрации не подлежат», то в настоящее время законодательство по товарным знакам и практика его применения не дают оснований для подобных выводов. Таким образом, возможность регистрации названий географических объектов в качестве товарных знаков существует, но при соблюдении установленных требований.

Во-первых, название географического объекта может применяться в составе товарного знака в качестве неохраняемого элемента, если оно не занимает в знаке доминирующего положения. К таким элементам относятся обозначения, указывающие на место производства или сбыта товаров, т. е. символы, представляющие адреса изготовителей товаров и посреднических фирм, а также обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара (абз. 4 п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, п. 2.3. (1.5) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака). К примеру, из знаков «Весь Санкт-Петербург» и «Весь Петербург» было дискламировано название города.

Кроме того, при наличии согласия соответствующего компетентного органа в товарный знак могут быть включены в качестве неохраняемых элементов названия государств (п. 2 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках).

Правом на включение в товарный знак подобных наименований («приморский», «уссурийский» и т. п.) обладают лишь заявители, находящиеся в конкретном географическом объекте, ибо в противном случае в регистрации должно быть отказано со ссылкой на способность обозначения вводить в заблуждение потребителей относительно места происхождения товара.

Заметим, что при несоблюдении названных условий обозначениям, включающим географические названия, должно быть отказано в регистрации по абсолютным основаниям.

Во-вторых, название географического объекта может быть зарегистрировано в качестве охраняемого товарного знака. При этом географическое наименование должно проверяться на наличие абсолютных и относительных оснований для отказа в регистрации. Так, в первую очередь подобные обозначения должны оцениваться с точки зрения различительной способности, т. е. должны соответствовать требованиям п. 1 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Главным образом они не должны носить описательного характера.

Далее, название географического объекта не должно являться ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках). Так, Хабаровским арбитражным судом рассматривалось дело по исковому заявлению ЧП Д. А. Галушко к ЗАО «Утренняя роса» о прекращении незаконного использования товарного знака. Суть дела состояла в том, что ответчик выпускал и реализовывал газированную минеральную воду «Корфовская», тогда как наименование «Корфовская» является зарегистрированным на имя Д. А. Галушко товарным знаком (свидетельство от 15 сентября 1998 г.). ЗАО «Утренняя роса» в свою очередь обратилось в Апелляционную палату с заявлением о признании недействительной регистрации товарного знака «Корфовская» как противоречащей положениям абз. 6 п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках. Заявитель отмечал, что при производстве минеральной воды «Корфовская» используется минеральная вода из источников, находящихся в п. Николаевка Еврейской автономной области. Сведения об этом даны мелким шрифтом под основным названием, что и вводит в заблуждение потребителей. Производство по делу было приостановлено до разрешения по существу возражений ЗАО «Утренняя роса» в Апелляционной палате.

Практика регистрации географических наименований в качестве товарных знаков показывает, что вышеуказанным требованиям отвечают, в частности:

а) фантазийные наименования, т. е. не вызывающие ассоциаций с местом происхождения товара (например, «Эверест», «Арарат», «Сахара»);

б) географические наименования исторического характера, не употребляемые в настоящее время (например, «Славутич»);

в) малоизвестные широкому потребителю географические наименования (например, «Свитязь» – название озера в Рязанской области).

Хочется отметить, что применение основания для отказа в регистрации, закрепленного в абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, претерпело определенные коррективы в отношении регистрации в качестве товарных знаков географических наименований. Если ранее экспертные органы главным образом исходили из того, что регистрация названия географического объекта как товарного знака должна быть географически мотивированной (например, регистрация товарного знака «Волга» на имя автозавода в Нижнем Новгороде и т. д.), то в настоящее время принимаются во внимание и другие обстоятельства (известность географического объекта российским потребителям и др.). К примеру, Высшая патентная палата, рассмотрев жалобу американской компании «Марбо, инк.» на решение Апелляционной палаты о признании недействительной регистрации товарного знака «Tampico», отменила его и восстановила действие регистрации. При этом Высшая патентная палата учла представленные владельцем знака доказательства того, что, несмотря на то, что город Тампико находится в Мексике, российскому потребителю, как показал опрос общественного мнения, этот факт неизвестен, а также достаточно длительное и масштабное использование знака на территории РФ. Кроме того, важными доказательствами явились данные о многочисленных зарубежных регистрациях этого знака.

В качестве другого примера можно привести регистрацию на имя московской фирмы «Юта» товарных знаков «Индийский раджа», «Императорский цейлонский крупнолистовой чай» и некоторых других. В данном случае имела место ситуация, когда в качестве товарного знака было заявлено обозначение, содержащее указание на географическое место, не совпадающее с местом нахождения заявителя, но указывающее на место, которое в сознании покупателя связано с традиционными местами выращивания или производства товара, в отношении которого испрашивается регистрация знака. В литературе предложено регистрировать подобные товарные знаки в том случае, если заявитель может представить данные о связи указания с местом происхождения товара или сырья, из которого заявитель производит свой товар, в отношении которого предполагается использовать знак.

Далее, в процессе регистрации географическое наименование должно исследоваться на новизну по отношению к охраняемым на территории РФ товарным знакам и НМПТ. А. Н. Григорьев считает, что если данное географическое наименование не пользуется охраной в качестве наименования места происхождения товара, то следующим этапом будет оценка этого наименования на предмет его соответствия требованиям, предъявляемым к указаниям происхождения товара. Полагаем, что подобная оценка на указанном этапе экспертизы вряд ли возможна по ряду причин.

Во-первых, ограничения регистрации в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных с указаниями мест происхождения конкретных товаров, не закреплено как относительное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения.

Во-вторых, как отмечалось, указания происхождения товаров не рассматриваются в российском законодательстве в качестве самостоятельных объектов правовой охраны, и, соответственно, нигде не закреплено понятие рассматриваемого обозначения. В силу указанных обстоятельств в юридической литературе к определению понятия указания происхождения товара существуют два основных подхода. В первом случае к указаниям происхождения относят применение географического наименования в отношении любого изделия, без всякой связи между качеством данного изделия и местом его изготовления или реализации. К примеру, С. А. Горленко отмечает, что для указания происхождения достаточно одного признака: обозначаемый товар происходит из данной местности. Однако под влиянием международных соглашений (например, TRIPS) в настоящее время получил распространение второй подход, согласно которому под указанием происхождения понимается «обозначение, которое прямо или косвенно указывает на место происхождения товара, получившего известность или определенную репутацию в отношении этого места».

Таким образом, если исходить из второго подхода, то в соответствии с действующим законодательством выявление известности потребителям заявленного географического обозначения в отношении конкретного товара и его производителя должно повлечь отказ в регистрации на основании абз. 2 п. 3 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках, если заявитель таковым производителем не является.

Вышеизложенное не исчерпывает всю многоаспектность обозначенной проблемы. Поэтому в целях выработки более четких критериев при регистрации в качестве товарных знаков географических наименований подготовлен проект новой статьи 10 quater Парижской конвенции.

Кроме того, интересен и зарубежный законодательный опыт в указанной области. Например, многие страны разрешают использование в товарных знаках географических названий, которые на момент регистрации не содержат в себе фактора известности данного места как места происхождения товара конкретного вида.

Завершая рассмотрение вопроса, связанного с основаниями для отказа заявленным обозначениям в регистрации, остановимся на характеристике ограничений, установленных в п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках.

При исследовании товарного знака на новизну заявленное обозначение также должно сопоставляться со знаками соответствия, права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого знака (абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках). Указанное основание для отказа обозначению в регистрации введено Законом РФ о товарных знаках не случайно. Учитывая принадлежность товарных и сертификационных знаков к средствам обозначения продукции, а также другие черты их сходства, отметим, что регистрация обозначений, тождественных или сходных со знаками соответствия, вызовет смешение рассматриваемых символов в глазах потребителей.

В настоящее время при применении экспертными органами рассматриваемого основания для отказа в регистрации возникают определенные сложности. Так, в соответствии с Законом РФ о сертификации (ст. 4, п. 2 ст. 6) установление порядка государственной регистрации знаков соответствия, а также проведение такой регистрации отнесены к компетенции федерального органа исполнительной власти в области сертификации. Между тем вопрос, связанный с регистрацией знаков соответствия, как в случае обязательной, так и при добровольной сертификации, в окончательном виде в РФ еще не решен.

При сравнении заявленного обозначения со знаками соответствия эксперты до недавнего времени могли руководствоваться образцами защищенных знаков соответствия, утвержденных Министерством торговли и Госстандартом России в соответствии с постановлением Правительства РФ «О маркировании товаров и продукции на территории РФ знаками соответствия, защищенными от подделок» от 17 мая 1997 г., и описанием знаков соответствия, приведенном в Инструкции о порядке маркирования знаками соответствия с учетной информацией к ним, защищенными от подделок, товаров и продукции, реализуемых на территории РФ, и учете их движения (Приложение 1). Однако Конституционным Судом РФ некоторые положения этих документов были признаны несоответствующими Конституции РФ, что повлекло впоследствии отмену указанных нормативных актов.

Далее в абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках предусмотрен отказ в регистрации обозначений, тождественных охраняемым в РФ фирменным наименованиям (их частям) в отношении однородных товаров, права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. Действующее до 1992 г. законодательство в сфере товарных знаков указанного основания для отказа обозначению в регистрации не содержало. Следовательно, в современных нормативных актах по товарным знакам сделана попытка предотвратить коллизии, возникающие при реализации разными лицами прав на фирму и товарный знак, ибо, как ранее было отмечено, данные обозначения имеют много общего. Подчеркнем, что в большинстве случаев регистрируемые в качестве товарных знаков обозначения воспроизводят не сами фирменные наименования, а лишь их вспомогательные части. Хотя части фирменных наименований не выступают как самостоятельные объекты права, Закон РФ о товарных знаках распространяет на них действие абз. 2 п. 3 ст. 7. Такое решение вопроса представляется вполне приемлемым, ибо вспомогательная часть фирмы, представляющая собой оригинальное название, обладает значительной различительной способностью.

Закон РФ о товарных знаках предусмотрел определенные условия, при которых обозначение, тождественное фирменному наименованию, принадлежащему другому лицу, не может быть зарегистрировано. Во-первых, обозначению в данном случае отказывается в регистрации, если заявка на товарный знак поступила в отношении товаров, однородных тем, что производит или реализует коммерческая организация, обладающая тождественным фирменным наименованием. Во-вторых, владелец фирменного наименования должен получить на него право ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров, т. е. зарегистрировать свое юридическое лицо под данным наименованием.

Заметим, что Закон РФ о товарных знаках ранее содержал еще одно условие, согласно которому обозначение, тождественное фирменному наименованию, не подлежало регистрации. Речь шла об известности фирменного наименования на территории РФ.

При этом из всех вышеназванных условий наиболее неопределенный характер носило условие известности на территории РФ фирменного наименования. Толкование термина «известный» применительно к фирменным наименованиям в словарном значении слова «известный» впервые было дано Арбитражным судом г. Москвы в деле о товарном знаке «Деловой визит». Указанная трактовка термина «известное фирменное наименование» использовалась и в практике Апелляционной палаты Роспатента.

В свою очередь в деле банка «Платина» против «Платинум-банка» Арбитражный суд г. Москвы подчеркнул, что известным фирменным наименованием можно считать только то, которое «известно широкому кругу лиц». Суд отметил то обстоятельство, что «Платинум-банк», защищающий право на фирму, не предоставил данные об известности своего фирменного наименования до момента подачи банком «Платина» заявления в Роспатент на регистрацию знака «Platinum». Поэтому, требования «Платинум-банка» не были удовлетворены Арбитражным судом г. Москвы. Впоследствии «Платинум-банк» добился в Апелляционной палате Роспатента признания недействительной регистрации товарного знака «Platinum». Однако апелляционная инстанция Арбитражного суда г. Москвы указанное решение Апелляционной палаты признала недействительным.

В литературе присутствовало и иное толкование термина «известное фирменное наименование». Например, А. П. Сергеев отмечал, что по смыслу закона вовсе не требовалось, чтобы известность фирменного наименования носила общероссийский характер. Действительно, учитывая масштабы нашей страны, большинству коммерческих организаций, хорошо известных в своих регионах, получить статус известности на всей территории РФ довольно сложно.

В любом случае для точного применения рассматриваемого основания для отказа в регистрации в качестве товарного знака требовалась корректировка Закона РФ о товарных знаках, в частности, термина «известное фирменное наименование». Однако в новой редакции Закона РФ о товарных знаках закреплен принципиально иной подход к решению обозначенной проблемы. Достоинством данного подхода, который согласуется с мнением по этому вопросу ряда отечественных специалистов, является достаточная простота применения приведенного основания для отказа обозначению в регистрации ввиду отсутствия расплывчатого термина «известное фирменное наименование». Таким же образом вопрос о соотношении права на товарный знак с правом на фирму был решен еще в 1993 г. в Законе Республики Беларусь «О товарных знаках» (абз. 4 п. 1 ст. 4).

Вместе с тем в связи с отсутствием комплексного регулирования в сфере фирменных наименований, а также с недостаточной четкостью формулировки абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках применение рассматриваемой нормы вызывает определенные трудности.

1. Вопрос об основании возникновения права на фирму в окончательном виде не решен.

2. Могут возникнуть проблемы при определении однородности товаров в контексте абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках.

3. Не ясно, к каким источникам должны обращаться эксперты при исследовании заявленного обозначения на новизну в отношении охраняемых в РФ фирменных наименований, права на которые принадлежат другим лицам.

В силу названных причин отсутствует четкий подход к толкованию условий, составляющих основание для отказа в регистрации товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование, как со стороны судебных инстанций, так и Роспатента. В связи с этим, анализируя условия, при наличии которых обозначение, тождественное чужому фирменному наименованию, не может быть зарегистрировано, отметим, что право на фирменное наименование должно принадлежать правообладателю ранее даты подачи третьим лицом заявки на тождественный или сходный товарный знак. Вместе с тем момент возникновения права на фирму не всегда учитывается при рассмотрении соответствующих споров. В настоящее время право на фирму возникает в явочном порядке, но в соответствии с ГК РФ (п. 4 ст. 54) ожидается переход к специальной регистрационной системе. Полагаем, что определение в Законе РФ «О фирменных наименованиях» специального порядка регистрации фирменных наименований, соответствующего органа, который будет регистрировать данные объекты промышленной собственности, а следовательно, появление упорядоченных данных о фирменных наименованиях всех юридических лиц (например, в Государственном реестре фирменных наименований) даст возможность экспертам проверять новизну заявленных на регистрацию товарных знаков, сопоставляя их с зарегистрированными фирмами. Осуществление подобной регистрации может быть возложено на федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Однако не исключена регистрация фирменных наименований и на региональном уровне. На основе зарубежного опыта возможно создание специальных служб, которые за определенную плату могут вести постоянный мониторинг регистрации фирменных наименований в рамках страны. В ближайшее время при проведении экспертизы Роспатент сможет учитывать сведения о фирменных наименованиях, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, который в соответствии со ст. 4 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» является федеральным информационным ресурсом.

В настоящее время вполне возможно бесконфликтное сосуществование одинаковых товарных знаков и фирменных наименований. Как отмечалось, в абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках сказано о правах на фирму в отношении однородных товаров. Это указание законодательства свидетельствует о том, что, если предприниматели не выпускают аналогичную продукцию и не оказывают одинаковые услуги, то использование в товарном знаке чужого фирменного наименования не исключено. В связи с этим нужно подчеркнуть, что в учредительных документах коммерческих организаций предмет их деятельности определяется, как правило, очень широко. Следовательно, практически любой указанный в заявке на регистрацию знака товар может попасть под определение однородного товара. Поэтому должны учитываться те сферы деятельности, где организация действительно активно использует фирменное наименование, например, оказывает определенные услуги, завоевавшие репутацию у потребителей. Заметим, что в государственный реестр юридических лиц вносятся копии учредительных документов, а также сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом, позволяющие установить сферу деятельности юридического лица (ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц»).

Согласно абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках заявленное обозначение не должно быть тождественным промышленным образцам, права на которые в РФ принадлежат другим лицам. Полагаем, что сопоставление заявленного обозначения с зарегистрированными в РФ промышленными образцами особой сложности не вызывает и должно проводиться при проверке товарного знака на тождество и сходство.

Регистрация в качестве товарных знаков, с одной стороны, названий известных в РФ произведений науки, литературы и искусства, персонажей из них или цитат, произведений искусства или их фрагментов, охраняемых по авторскому праву, а с другой стороны, фамилий, имен, псевдонимов и производных от них, портретов и факсимиле известных лиц, возможна, как отмечалось, только при соблюдении определенных условий. Это связано с тем, что воспроизведение третьими лицами указанных обозначений преследует чисто коммерческие цели – привлечение потребителей с помощью знакомого популярного символа. Вместе с тем такое использование способно нарушить личные неимущественные права соответствующих лиц. Поэтому в соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в РФ на дату подачи заявки произведения науки, литературы, искусства, персонажу или цитате из такого произведения без согласия обладателя авторского права либо его правопреемников. А в соответствии с абз. 4 п. 3 ст. 7 указанного документа при регистрации в качестве знаков фамилий, имен, псевдонимов, портретов, факсимиле известных лиц необходимо согласие таких лиц либо их наследников.

Применение оснований для отказа в регистрации, закрепленных в абз. 3, 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, не лишено определенных сложностей. Так, возникает вопрос: возможна ли регистрация любым лицом в качестве товарного знака объекта авторского права, если произведение перешло в общественное достояние? Законодательство о товарных знаках четкого ответа на этот вопроса не дает. В литературе же по данной проблеме высказаны различные точки зрения.

С. А. Горленко считает, что если заявленное на регистрацию обозначение воспроизводит объект авторского права, имеющего статус общественного достояния, заявитель должен уведомляться о невозможности приобретения на него исключительных прав.

По мнению А. П. Сергеева, элементы произведений, срок охраны которых истек, могут использоваться свободно.

Следует подчеркнуть, что по второму пути, в принципе, согласующемся со ст. 28 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», идет практика регистрации товарных знаков. Например, репродукция картины Васнецова «Богатыри» зарегистрирована в качестве товарного знака на имя ОАО «Омское ликеро-водочное предприятие» для водки и на имя Разноэкспорта для сигарет.

Как видно, при регистрации произведений, являющихся общественным достоянием, в качестве товарных знаков возможен косвенный урон репутации автора, что является нарушением требований ст. 28 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах».

Полагаем, что в данном случае можно выбрать компромиссное решение, учитывая нормы Закона РФ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» от 26 мая 1996 г. В соответствии со ст. 36 данного нормативного акта производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций осуществляется с разрешения дирекции музеев. Передача прав на использование в коммерческих целях воспроизведений музейных предметов, включенных в состав музейного фонда РФ и находящихся в музеях России, осуществляется в порядке, установленном собственником музейных предметов (ст. 36). Учитывая, что музейные предметы, включенные в состав государственной части музейного фонда РФ, являются федеральной собственностью (ст. 16 Закона РФ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ»), без разрешения дирекций музеев нельзя использовать изображения музейных предметов в качестве товарных знаков, поскольку такое использование производится в коммерческих целях.

Таким образом, при регистрации в качестве товарных знаков высокохудожественных объектов авторского права, перешедших в общественное достояние и находящихся в музейном фонде РФ, необходимо учитывать правила, содержащиеся в Законе РФ «О музейном фонде РФ и музеях РФ». Кроме того, если в качестве товарного знака заявляется обозначение, воспроизводящее портрет известного лица, нужно соблюдать требования абз. 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках. Наконец, в соответствующих случаях возможно применение п. 4 ст. 6 Закона РФ о товарных знаках.

Анализируя далее абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, можно отметить, что с помощью указанных положений законодатель попытался разрешить проблему столкновения исключительных прав на название произведения и товарный знак. Полагаем, что приведенное ограничение в регистрации товарных знаков касается названий произведений, выступающих в качестве самостоятельных объектов авторского права, т. е. соответствующих требованиям п. 1, 3 ст. 6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». При этом название произведения как объекта авторского права может состоять как из нескольких слов («Тихий Дон»), так и из одного слова («Азазель», «Плаха»). Следовательно, если название произведения не носит оригинальный характер и не отражает творческую самобытность автора, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без согласия правообладателя.

Наконец, формулировка абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках предполагает наличие известности авторского произведения на дату подачи заявки. В настоящее время нет методических рекомендаций, позволяющих производить такую оценку. По нашему мнению, вряд ли они появятся в ближайшее время, ибо определить круг потребителей, которым может быть известно или неизвестно название определенного произведения, цитаты из него или персонаж, весьма затруднительно. Поэтому сейчас вопрос об известности объекта авторского права решается в зависимости от субъективного мнения экспертов, которые на стадии предварительной экспертизы обязаны проверить присутствие согласия правообладателя.

При определении известности названий произведений, персонажей, цитат из них экспертным органам необходимо учитывать возможность появления в сознании потребителей ассоциаций заявленного обозначения с конкретными литературными и другими произведениями. Вместе с тем возможны ситуации, когда в отношении известных объектов авторского права такие ассоциации не возникают. Считаем, что подобные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков и при отсутствии согласия правообладателей, если они отвечают признакам охраноспособного знака.

Из анализа абз. 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках следует, что законодательство ограничивает регистрацию в качестве товарных знаков фамилий, имен, псевдонимов не любых лиц, а только лишь известных. Заметим, что, как и в отношении объектов авторского права, вопрос о критериях выявления и оценки известности подобных обозначений в Законе РФ о товарных знаках не решен. В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона РФ о товарных знаках проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям абз. 4 п. 3 ст. 7 названного документа не входит в компетенцию экспертизы заявленного обозначения. Следовательно, в отношении известности имен собственных, псевдонимов, производных от них исследование не производится. Данное обстоятельство позволяет регистрировать в соответствии с Мадридским соглашением в странах происхождения товарные знаки, состоящие из имен известных в России государственных и общественных деятелей («Suvorov», «Kutuzov» и др.), а далее беспрепятственно территориально расширять действие произведенной международной регистрации на Россию.

Полагаем, что в сложившихся условиях, несмотря на отсутствие толкования термина «известный» в отношении обозначений, указанных в абз. 4 п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, а также методик выявления такой известности, необходимо соблюдать основные требования названных положений, а именно – проверять на этапе предварительной экспертизы наличие документов-согласий правообладателей или компетентных органов. В случае сомнения в отношении известности фамилий, портретов, псевдонимов физических лиц эксперты могут обратиться к различным справочным изданиям (энциклопедические справочники и словари, Интернет-справочник биографий российских знаменитостей и т. д.).

В заключение характеристики рассматриваемого основания для отказа в регистрации товарного знака следует отметить, что ранее действующее Положение о товарных знаках 1974 г. ограничения, аналогичные содержащимся в абз. 4, 5 п. 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, не включало. Поэтому допускалось, к примеру, воспроизведение в товарном знаке заявителем-однофамильцем своей фамилии, совпадающей с фамилией известного лица.

Воспроизведение в товарном знаке своей фамилии, совпадающей с известной, возможно и сейчас, но на условиях, исключающих недобросовестную конкуренцию в целях необоснованного улучшения своей деловой репутации и получения преимуществ на рынке. Поэтому при проведении экспертизы обозначений, представляющих собой известные фамилии, требуются особые подходы. В частности, по мнению ведущих специалистов Роспатента, в случае регистрации указанных обозначений необходимо соблюдать принципы этики.

 

3.3. Правовые аспекты процедуры регистрации товарных знаков

 

Процедура регистрации товарного знака – непременного условия его правовой охраны – подробно регламентируется Законом РФ о товарных знаках и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (далее – Правила). В настоящее время указанная процедура характеризуется следующими основными чертами.

Во-первых, наблюдается тенденция к упрощению порядка регистрации товарных знаков как в нормативно-правовом направлении, так и в организационном. К примеру, в организационном плане идет активный процесс по автоматизации экспертизы товарных знаков. С другой стороны, в новой редакции Закона РФ о товарных знаках появилось много новелл, касающихся процедуры регистрации, которые обусловлены как присоединением РФ к Договору о законах по товарным знакам, так и требованиями Соглашения TRIPS.

Во-вторых, Роспатент стал предъявлять более жесткие требования к отдельным разделам заявки, в частности к перечню товаров и услуг.

В-третьих, не всегда однозначен подход экспертных органов к толкованию некоторых положений Закона РФ о товарных знаках и Правил.

В-четвертых, в связи с ростом числа заявок на регистрацию знаков (как показано в таблице) и неопределенностью срока экспертизы заявленного обозначения специалистами прогнозируется увеличение сроков процедуры регистрации товарных знаков.

Таблица

Динамика подачи заявок на регистрацию товарных знаков

Порядок регистрации товарных знаков условно можно разбить на следующие самостоятельные стадии:

а) подача надлежаще оформленной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

б) рассмотрение заявки в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

в) выдача охранного документа на товарный знак.

При этом каждая из указанных стадий обладает определенной спецификой. Остановимся более подробно на характеристике каждой из стадий процедуры регистрации товарных знаков, делая основной акцент на анализе возникающих в практике регистрации проблемных моментах.

 

Подача правильно оформленной заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности Для того чтобы обозначение получило правовую охрану в качестве товарного знака, заявитель должен подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию в РФ товарного знака. В настоящее время заявка подается в Федеральный институт промышленной собственности Роспатента (ФИПС). В качестве заявителя может выступать любой субъект, имеющий право на регистрацию на свое имя товарного знака. Как отмечалось, в соответствии с Законом РФ о товарных знаках (п. 3 ст. 2) к субъектам права на товарный знак относятся юридические лица, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность.

[299]

Кроме того, заявка может быть подана через патентного поверенного, полномочия которого удостоверяются доверенностью (в простой письменной форме) заявителя.

[300]

Заметим, что Роспатент в соответствии с п. 4, 5 ст. 8 Закона РФ о товарных знаках не требует от заявителя каких-либо документов, подтверждающих его статус. Как видно, данные положения не согласованы с нормами п. 3 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках, устанавливающими особое положение субъектов права на товарный знак. Подобное несоответствие между положениями Закона на практике приводит к множеству злоупотреблений. В частности, лица, не занимающиеся ни производством товаров, ни оказанием услуг, регистрируют на свое имя товарные знаки с целью их переуступки третьим лицам. В целях устранения названного противоречия новая редакция Закона РФ о товарных знаках содержит прямое указание на специальный статус физического лица, подающего заявку на регистрацию товарного знака (п. 1 ст. 8). Полагаем, что в соответствии с данным правилом Роспатент должен требовать от граждан-заявителей представления документов, подтверждающих их предпринимательский статус (например, копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).

На рассматриваемой стадии процедуры регистрации товарного знака важное значение приобретает вопрос, касающийся регистрации товарного знака агентом или представителем правообладателя в одной из стран – участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Регистрируя на себя чужой товарный знак, не зарегистрированный на территории РФ зарубежным владельцем, отечественный предприниматель защищает себя от определенных сложностей, связанных с проверками налоговых и таможенных органов, а также приобретает ряд определенных преимуществ, действуя под собственным знаком. С другой стороны, подобные действия можно расценивать как акт недобросовестной конкуренции.

Заметим, что в соответствии со ст. 6 septies Парижской конвенции «если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие». Новая редакция Закона РФ о товарных знаках содержит положения, направленные на реализацию правил ст. 6 septies Парижской конвенции. Так, согласно пп. 3 п. 1 ст. 28 указанного документа, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока ее действия, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований, установленных данной конвенцией.

Введение указанных положений представляется достаточно актуальным, ибо в последнее время участились случаи подачи различными владельцами товарных знаков исковых заявлений, основанных на положениях ст. 6 septies Парижской конвенции. Так, иностранная фирма обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Роспатенту о признании недействительным акта государственного органа. В обоснование своих требований истец ссылался на то, что он является владельцем товарного знака «Pura Lopez» в Испании, а также на свою известность во многих странах мира как производителя обуви, маркированной этим знаком. Он также утверждал, что ТОО, будучи агентом истца, зарегистрировало в РФ указанный товарный знак на свое имя без его согласия, т. е. без разрешения владельца знака, в одной из стран Союза. В своих доводах истец опирался на положения ст. 6 septies Парижской конвенции.

Арбитражный суд мотивировал свой отказ в иске тем, что на судебное заседание истец не представил доказательства наличия между ним и ТОО агентских отношений. Это не позволило суду применить нормы международного законодательства.

Судом также было установлено, что при регистрации товарного знака на имя ТОО ответчик руководствовался Законом РФ о товарных знаках, в соответствии с которым Роспатент проверяет лишь те положения, которые указанным Законом отнесены к его компетенции. Законодательство не обязывает Роспатент проверять наличие агентских отношений между заявителем прав на товарный знак и третьими лицами.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы указанное решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

По другому делу суд вынес решение о неподведомственности Арбитражному суду такого вида споров и указал, что аннулирование регистрации должно производиться в административном порядке.

Как видно, в условиях отсутствия регламентации данного вопроса в Законе РФ о товарных знаках судебная практика по данной категории дел не отличается единообразием. Вместе с тем, введение новых положений, направленных на защиту интересов правообладателей, может повлечь определенные сложности. К примеру, Палате по патентным спорам, рассматривающей в соответствии с Законом РФ о товарных знаках возражения против предоставленной товарному знаку охраны по рассматриваемому основанию, необходимо будет проводить проверку наличия агентских отношений между заявителем и зарубежным владельцем товарного знака (в частности, соответствующих договоров). Вместе с тем сложно доказать юридически, что российская фирма, купившая товар, маркированный товарным знаком, для реализации на территории РФ, является представителем или агентом владельца обозначения, а не просто покупателем его товара. При сокрытии заявителем агентских отношений, установить данный юридический факт возможно только в судебном порядке.

Иностранные физические и юридические лица приобретают права на товарные знаки в России на тех же условиях и в том же порядке, что и российские предприниматели. Однако в соответствии с п. 2 ст. 8 Закона РФ о товарных знаках иностранные юридические лица, как и постоянно проживающие за пределами России физические лица ведут дела, связанные с регистрацией товарных знаков, только через патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте). Это требование обусловлено тем, что при рассмотрении заявки может возникнуть потребность во встрече с заявителем, например, чтобы предложить ему внести в заявку поправки.

Заявка на регистрацию товарного знака является основанием для регистрации обозначения. Она составляется по установленной форме в соответствии со строго определенными требованиями (п. 3–5 ст. 8 Закона РФ о товарных знаках) и предоставляется для рассмотрения на русском языке в двух экземплярах. Само понятие «заявка» охватывает собой ряд самостоятельных документов. В соответствии с п. 4 ст. 8 Закона РФ о товарных знаках заявка состоит из трех частей и содержит: заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака; заявляемое обозначение; перечень сгруппированных по классам МКТУ товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака; описание заявленного обозначения.

Важной составной частью заявки является изображение заявляемого обозначения. Большинство новелл Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака касается именно этого раздела заявки, причем формальные требования к изображению заявленного обозначения и его описанию явно упрощены. Во-первых, число копий заявляемого обозначения сокращено с 25 до 5 экземпляров (п. 2.8.2). Во-вторых, размер изображения заявляемого знака увеличен с 55 см до 88 см, что соответствует требованиям Мадридского соглашения (п. 3.2.1 Правил). В-третьих, требуется, чтобы изображение обозначения имело качественное графическое исполнение, позволяющее репродуцировать его в неограниченном количестве копий. Следовательно, с учетом достижений технологий репродуцирования заявителю разрешено не только предоставлять фотокопии или типографские оттиски, как требовалось ранее, но и использовать компьютерную распечатку. Если же на регистрацию в качестве товарного знака заявляется этикетка, то в качестве изображения заявляемого обозначения может быть предоставлена сама этикетка в натуральную величину.

Требуемое Законом РФ описание заявляемого обозначения не влияет на объем правовой охраны товарного знака и служит исключительно целям экспертизы. Поэтому Договор о законах по товарным знакам (ст. 3) исключил описание заявленного обозначения из перечня сведений, входящих в содержание заявки. Однако в новой редакции Закона РФ о товарных знаках описание включено в содержание заявки как самостоятельная часть, но не учитывается при определении приоритета обозначения (п. 6 ст. 8).

Следует подчеркнуть, что требования, предъявляемые к описанию товарного знака в составе заявки, детализированы в Правилах. Описание должно содержать характеристику всех образующих знак элементов и раскрывать их смысловое значение (п. 3.2.(2) Правил). Объем описания не лимитирован, оно может быть как кратким, так и подробным. Например, для искусственно образованного словесного обозначения необходимо указывать способ его образования (начальные слоги нескольких слов и т. п.). Когда же словесный знак представляется не на русском языке, то нужно приводить транскрипцию буквами русского алфавита, а если знак имеет смысловое значение, то необходим его перевод на русский язык. Если изобразительное обозначение носит абстрактный характер, указывается, что оно собой символизирует.

Достоинством Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака (п. 3.2. (2)) является определение требований к изображению и описанию заявляемых на регистрацию нетрадиционных знаков. Так, если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется звуковое обозначение, то приводится указание вида звука (музыкальное произведение или его часть и т. п.). Для обозначения, использующего музыкальное произведение, в описании приводится его нотная запись. Специфика световых обозначений раскрывается через характеристику световых символов (сигналов), их последовательность, длительность свечения и другие особенности. В то же время не решен вопрос, касающийся предоставления на регистрацию обонятельных товарных знаков. Полагаем, что для регистрации обонятельных обозначений нет законодательных препятствий, а ограничения в их регистрации в настоящее время носят чисто технические причины.

Перечень товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака, сгруппированных по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) – важнейший раздел заявки. Каждая из стран – участниц Ниццкого соглашения должна применять МКТУ при регистрации знаков и помещать в официальных публикациях об этих регистрациях номера классов товаров, для которых зарегистрированы знаки. МКТУ включает в себя перечень классов (34 класса товаров и 8 классов услуг), алфавитно-предметный указатель (АПУ), перечень товаров и услуг в пределах каждого класса (всего около 17 тыс. наименований товаров и услуг).

Значение перечня товаров и услуг состоит прежде всего в том, что он, наряду с товарным знаком, определяет объем исключительных прав владельца обозначения. В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона РФ о товарных знаках исключительное право на товарный знак определяется только в отношении товаров и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак. К примеру, НПК «Биофармтокс» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о прекращении нарушения прав на товарный знак «Кальцефит», зарегистрированный на имя истца для товаров 5-го класса МКТУ (фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты), к ООО «Эксперимент». Истец ссылался на то, что обозначение, тождественное его товарному знаку, ответчик наносит на упаковку кормовой добавки для лечения собак и профилактики заболеваний. При рассмотрении дела выяснилось, что ответчику принадлежит право на использование товарного знака «Кальцефит» в отношении товаров 1-го класса (кальцийсодержащие соединения, химические препараты промышленного назначения). Арбитражный суд, руководствуясь статьями 4, 5, 46 Закона РФ о товарных знаках, удовлетворил исковые требования к ответчику, обязав его прекратить несанкционированное использование товарного знака «Кальцефит» в отношении товаров 5-го класса МКТУ. Кассационная инстанция (Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа) оставила указанное решение в силе, сослалась на то, что наличие товарного знака по одному классу МКТУ не дает его владельцу права на применение этого знака для товаров и услуг, классифицируемых по другому классу МКТУ.

Перечень товаров и услуг, сгруппированных по классам МКТУ, учитывается при установлении новизны и различительного характера заявленного знака, так как одно и то же обозначение может являться различительным, новым по отношению к одним товарам и не обладать этими признаками по отношению к другим.

В зависимости от объема перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака, можно выделить несколько видов регистрации:

а) точечную регистрацию (регистрация знака в отношении товаров в рамках одного класса МКТУ);

б) зонтичную регистрацию (в охранную зону знака попадает несколько классов товаров и услуг, но не менее двух);

в) сплошную регистрацию (регистрация обозначения по всем классам МКТУ).

В соответствии с Правилами (п. 3.3.) товары и (или) услуги, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть обозначены точными терминами, позволяющими идентифицировать товар (услуги). Правильно составленный перечень товаров и услуг в терминах МКТУ либо с помощью ближайших к ним родовых понятий позволяет исключить переписку на стадии экспертизы заявленного обозначения по вопросам, связанным с идентификацией и классификацией товаров и услуг, а также упростить процедуру сопоставительного анализа товаров и услуг, осуществляемую в случае выявления тождественности или сходности знаков до степени смешения. В целом же предоставление точно составленного перечня значительно сокращает сроки рассмотрения заявки на товарный знак.

Из-за увеличения количества поступающих заявок в настоящее время Роспатент предъявляет более жесткие требования к предоставленному заявителями перечню товаров и услуг. Кроме того, по указанным причинам вопросам, касающимся составления перечня товаров и услуг, стало уделяться больше внимания в юридической литературе.

Обобщая рекомендации специалистов, нужно отметить основные факторы, которые должны приниматься во внимание заявителями при составлении указанного перечня.

1. Для того чтобы правильно составить перечень товаров, необходимо пройти два самостоятельных этапа: составление и обработку перечня товаров; классификацию товаров, содержащихся в перечне.

2. При определении круга товаров необходимо учитывать не только товары, которые изготовляются на момент оформления заявки, и оказываемые в это время услуги, но и перспективу производства, чтобы при появлении в дальнейшем новых товаров или услуг не возникало необходимости вносить в свидетельство на товарный знак изменения или подавать новую заявку.

3. Перечень товаров должен быть максимально приближен к классам МКТУ, а наименования товаров, приводимые в данном перечне, по возможности должны совпадать с наименованиями, фигурирующими в АПУ МКТУ.

4. Одно и то же наименование товара, включенного в перечень, не должно иметь несколько различных значений, а сам перечень не должен быть излишне обобщенным либо излишне подробным. Слишком обобщенный характер наименования товара зачастую затрудняет его отнесение к тому или иному классу. Так, товары, охватываемые обобщенным названием «спортивные товары», могут относиться к разным классам МКТУ, охватывая товары 25-го класса «спортивная обувь», «спортивные трикотажные изделия», товары 28-го класса «боксерские перчатки», «гимнастические снаряды».

5. Если в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, указывается наименование класса в целом, то исключительные права заявителя распространяются на все товары или услуги, помещенные в данный класс. Вместе с тем при составлении перечня товаров и услуг подобным образом может возникнуть проблема трактовки объема охраны товарного знака. Заметим, что в судебной практике наметился своеобразный подход к решению указанной проблемы. В этом отношении показателен спор по поводу товарных знаков компании «Филип Моррис Продакт Инк.», включающих словесные обозначения «Apollo-Soyuz» и «Союз-Аполлон».

Крупная табачная корпорация «Филип Моррис Продакт Инк.» обратилась в Арбитражный суд Московской области с требованием запретить ООО «Инвест-Траст» производство и продажу сигарет, при маркировке которых используются словесные и изобразительные обозначения, сходные с товарными знаками истца. Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований отказал по ряду оснований. В частности, в решении отмечалось, что в соответствии с имеющимися в материалах дела свидетельствами «Филип Моррис Продакт Инк.» является владельцем товарных знаков на товары 34-го класса – табак, курительные принадлежности, спички. В силу же п. 2 ст. 3 Закона РФ о товарных знаках вышеуказанные свидетельства не предусматривают правовой защиты знака в отношении сигарет. Данное решение было оставлено без изменений апелляционной и кассационной инстанциями.

Полагаем, что при рассмотрении данного дела суд довольно формально подошел к вопросу толкования объема правовой охраны товарного знака. Действительно, в свидетельствах о регистрации товарных знаков истца не были указаны конкретные товары (например, не упомянуты сигареты). Однако присутствовало название раздела МКТУ для данной области. Следовательно, товарные знаки должны охраняться в отношении различных товаров, которые указаны в МКТУ под данным заголовком. Кроме того, судом не был в достаточной степени исследован вопрос об однородности таких товаров, как табак и сигареты.

Отметим, что в настоящее время экспертиза требует от заявителя предоставления перечня товаров и услуг в таком виде, чтобы в рамках одного класса был указан либо заголовок класса в целом, либо отдельные его рубрики (родовое понятие). Однако следует подчеркнуть, что заявители не всегда могут точно охарактеризовать перечень в терминах МКТУ из-за совпадения названий некоторых классов товаров и услуг с названиями рубрик в пределах классов, а также по ряду других причин. Так, в МКТУ один и тот же термин нередко обозначает как заголовок класса, так и включается в перечень рубрик в рамках данного класса (например, заголовок 30-го класса содержит товар «кондитерские изделия», а в перечне рубрик также имеется термин «кондитерские изделия», наряду с конфетами, пирогами и т. п.). Кроме того, содержание понятий, которые вынесены в заголовки тех или иных классов, в одних случаях имеют однозначное толкование, а в других случаях заголовок класса отражает лишь область назначения продукции и то не всегда в полной мере. Следовательно, целесообразно внести определенные изменения в заголовки некоторых классов товаров и услуг, а также соответствующие рубрики в пределах классов.

Таким образом, возможность регистрации товарных знаков в отношении определенного перечня товаров и услуг не ограничивается видом осуществляемой деятельности, выданной лицензией или специальной правосубъектностью. Этот подход соответствует положениям Договора о законах по товарным знакам (п. 7 ст. 3), в соответствии с которыми запрещается в отношении заявки требовать указания того, что заявитель осуществляет деятельность, соответствующую товарам (услугам), перечисленным в заявке, а также предоставления соответствующих доказательств. К примеру, на имя банка был зарегистрирован товарный знак на все виды услуг 36-го класса «страхование и финансирование», хотя в соответствии со ст. 5 Закона РФ «О банках и банковской деятельности в РФ» банкам запрещено осуществлять практически все виды страхования. Впоследствии, при использовании АО сходного до степени смешения с вышеуказанным знаком обслуживания обозначения, банк обратился в арбитражный суд с иском о защите права на знак обслуживания. Арбитражный суд, установив, что ответчик использует сходное обозначение при оказании услуг по страхованию граждан, в иске банку отказал. Однако апелляционная инстанция отменила данное решение в соответствии с тем, что правовая охрана товарных знаков (знаков обслуживания) предоставляется на основании государственной регистрации в отношении тех товаров и/или услуг, для которых они зарегистрированы.

Помимо материалов, входящих в состав заявки, для регистрации товарного знака необходимо предоставление некоторых дополнительных документов, перечень которых зафиксирован в законодательстве. Из этих документов во всех случаях должны быть предоставлены: комплект репродукций заявляемого обозначения и документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки и экспертизу заявляемого обозначения (копия платежного поручения, имеющая штамп банка об оплате, или квитанция банка об уплате пошлины наличными средствами либо перечислением с лицевого счета). Пошлина взимается в размере, установленном в п. 2 Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставления права пользования НМПТ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1993 г. (с изменениями и дополнениями). Следует подчеркнуть, что в соответствии с изменениями, внесенными в указанный нормативный акт Постановлением Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 8, размеры пошлин значительно увеличились. Так, если ранее за подачу заявки на регистрацию товарного знака и экспертизу заявленного обозначения взималась пошлина в размере трех минимальных размеров оплаты труда и дополнительно 0,5 МРОТ за каждый из классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация, свыше пяти, то сейчас за подачу заявки на регистрацию знака и экспертизу заявленного обозначения взимается 8500 рублей и дополнительно 1500 рублей за каждый из классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация, свыше одного (п. 2 «а»). При этом каких-либо льгот, связанных со снижением размера или отсрочкой оплаты пошлин за регистрацию товарных знаков для отдельных категорий заявителей, Положение о пошлинах за патентование не предусматривает.

Остальные документы прилагаются к заявке тогда, когда этого требует закон, учитывая определенные обстоятельства, например, специфику заявляемого обозначения, статус заявителя и др. К примеру, к заявке должны быть приложены:

а) устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак;

б) доверенность патентного поверенного на представительство интересов заявителя перед федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка подается через патентного поверенного;

в) согласие соответствующего компетентного органа на использование в товарном знаке государственных гербов, флагов и эмблем, официальных названий государств, сокращенных или полных названий международных межправительственных организаций, если перечисленные элементы или элементы, сходные с ними до степени смешения, содержатся в заявленном на регистрацию обозначении;

г) согласие известных лиц, их наследников или соответствующего компетентного органа на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, воспроизводящего фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле таких лиц, и т. д.

Завершая характеристику первого этапа регистрации товарного знака, отметим, что Закон РФ о товарных знаках (п. 3 ст. 8) и Правила (п. 2.6.1.) содержат важное положение, согласно которому одна заявка должна относиться к одному товарному знаку. Такой подход, закрепленный в законодательстве, в общих чертах решает проблему единства заявки на товарный знак, выдвинутую В. М. Сергеевым. Следовательно, в случае заявления обозначения по нескольким классам МКТУ возможна подача одной заявки для всех необходимых классов товаров и услуг или же самостоятельная заявка может быть подана по каждому классу. Как правило, заявители отдают предпочтение первому варианту, так как он более простой в делопроизводстве по заявке и требует меньших затрат. В данном случае производится одна регистрация, что соответствует Договору о законах по товарным знакам (ст. 6). Второй вариант подачи заявки выбирается при необходимости более дифференцированного подхода к определению объема охраны товарного знака по каждому классу МКТУ.

В некоторых странах (например, Великобритания, Япония и др.) существует иной подход к решению указанного вопроса, а именно – заявка может относиться только к одному классу изделий.

Заметим, что при подаче заявки на товарный знак по нескольким классам товаров и услуг у заявителя могут возникнуть определенные проблемы. Прежде всего могут быть сложности с составлением перечня товаров и услуг в терминах МКТУ. Увеличивается также опасность совпадения заявленного обозначения с зарегистрированным или ранее заявленным знаком по части товаров и услуг, входящих в соответствующий перечень. Однако с появлением возможности выделения заявки указанные проблемы частично могут быть решены.

В соответствии с Правилами (п. 2.6.1.) обозначения, отличающиеся одно от другого какими-либо элементами, считаются разными товарными знаками. Таким образом, на каждое из таких обозначений должна подаваться самостоятельная заявка. Вместе с тем остается нерешенной проблема единства заявки в отношении многоэлементных знаков, а также шрифтовых вариантов знака. В настоящее время в случае заявления для регистрации одного и того же обозначения, написанного буквами русского и латинского алфавитов, Роспатент регистрирует его в качестве одного товарного знака, состоящего из двух элементов: словесного обозначения, исполненного в кириллице, а также словесного обозначения, исполненного в латинице. Между тем зарубежные заявители на каждый вариант знака либо на самостоятельные его элементы, как правило, подают отдельную заявку. Например, компания Marbo, inc. зарегистрировала товарный знак «Tampico» в четырех вариантах, получив на каждый вариант отдельное свидетельство.

Полагаем, что подход к регистрации вариантов товарных знаков, используемый Роспатентом, не соответствует п. 2.6.1. Правил, ибо в указанном случае речь идет о разных вариантах одного обозначения, каждый из которых может использоваться для маркировки товаров как самостоятельный товарный знак. Следовательно, когда в состав одной заявки включаются варианты обозначения, заявителю предоставляется больший объем правовой охраны, чем владельцам товарных знаков, зарегистрированных без вариантов. Кроме того, те же самые вопросы возникают при регистрации многоэлементных знаков.

Поэтому представляется, что вывод о целесообразности нормативного закрепления правила об оформлении раздельных заявок для многовариантных и многоэлементных обозначений, а также о предоставлении экспертизе права разделять заявки в случае неправильного оформления является и сейчас достаточно актуальным.

 

Рассмотрение заявки в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности

Надлежащим образом оформленная заявка при поступлении в Роспатент подвергается экспертному исследованию. Экспертиза по заявке, поступившей в Роспатент, проводится в целях определения возможности предоставления заявляемому обозначению правовой охраны.

Заметим, что в России, как и в подавляющем большинстве государств, действует проверочная система заявки, предполагающая проведение после предварительной экспертизы исследования самого обозначения. Между тем степень полноты проверки при данной системе в различных странах неодинакова. В государствах с ограниченной экспертизой (Италия, Франция) исследование не охватывает проверку новизны знака. А такие страны, как США, Австрия и др., осуществляют полную экспертизу, включая проверку на новизну.

В соответствии с Законом РФ о товарных знаках (ст. 11–12) в России проводится проверочная экспертиза в полном объеме, так как в ее рамках должны исследоваться все критерии охраноспособности заявленного обозначения.

Правоотношение по рассмотрению заявки на регистрацию обозначения занимает самостоятельное место в ряду правоотношений, возникающих в связи с правовой охраной товарных знаков. Субъектами данного правоотношения являются, с одной стороны, заявитель, чья надлежаще оформленная заявка с прилагаемыми к ней документами направляется для экспертного исследования, а с другой стороны, Федеральный институт промышленной собственности, регистрирующий заявку и подвергающий ее экспертизе. При этом ФИПС представляет собой государственный орган, подведомственный Роспатенту и наделенный соответствующими полномочиями.

Экспертиза заявки на регистрацию товарного знака проводится в два этапа, включающих в себя формальную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения. Содержание формальной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения различно, но некоторые общие правила взаимодействия Роспатента и заявителя установлены законодательством для обоих этапов экспертизы (порядок отзыва заявки на любом этапе экспертизы и т. д.). В частности, в период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения существует возможность подачи выделенной заявки, содержащей перечень товаров, указанных в первоначальной заявке на дату ее подачи в Роспатент и не являющихся однородными с товарами, остающимися в первоначальной заявке (п. 6 ст. 10 Закона РФ о товарных знаках). Преимущество данной процедуры состоит в том, что она позволяет заявителю своевременно получить регистрацию товарного знака в отношении части товаров и/или услуг и ввести его в хозяйственный оборот, не дожидаясь результатов рассмотрения выделенной заявки. Возможность выделения заявки появилась в связи с введением в действие на территории РФ Договора о законах по товарным знакам (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 1997 г. № 1503).

Процедура выделения заявки характеризуется следующими основными чертами:

1) выделенная заявка должна быть оформлена в соответствии с п. 2.6. Правил;

2) товары (услуги), указанные в выделенной заявке, должны содержаться в первоначальной заявке и не являться однородными с товарами (услугами), остающимися в первоначальной заявке;

3) выделенные заявки сохраняют дату первоначальной заявки и ее приоритет.

Для применения процедуры выделения заявки из первоначальной заявителю (патентному поверенному) необходимо подать специальное ходатайство и оплатить установленную пошлину. Полагаем, что выделение заявки более характерно для этапа экспертизы заявленного обозначения. Указанная процедура позволяет заявителю продолжить процесс регистрации товарного знака в отношении товаров и/или услуг, не вступающих в конфликт с требованиями закона либо с правами третьих лиц. Зарегистрировав товарный знак для той части товаров и/или услуг, в отношении которой эта регистрация возможна, заявитель может продолжать переписку с Роспатентом по выделенной заявке, в которую войдут товары и/или услуги, указанные в противопоставленных экспертизой источниках информации.

Вместе с тем вполне возможно выделение заявки и на этапе формальной экспертизы. Здесь существует возможность внесения изменений в материалы заявки, в том числе уступка заявителем своего права на заявку другому лицу (п.6. (4) Правил). Поэтому, воспользовавшись процедурой выделения заявки, заявитель может оставить за собой заявку в отношении части заявленных в ней товаров и/или услуг, уступив право на заявку иному лицу в отношении другой части товаров и/или услуг, которые должны быть неоднородны к первоначально заявленным. Эти же действия можно осуществить и на этапе экспертизы заявленного обозначения.

К другим возможностям заявителя по взаимодействию с экспертными органами можно отнести: право заявителя дополнять, исправлять и уточнять материалы заявки до вынесения по ней решения (п. 2 ст. 10 Закона РФ о товарных знаках; п. 6.1. Правил); возможность предоставлять дополнительные материалы по запросу экспертизы (п. 4 ст. 10 Закона РФ о товарных знаках; п. 13.6., 14.5. Правил); возможность восстановления пропущенных сроков при условии подтверждения уважительных причин пропуска (п. 2 ст.13 Закона РФ о товарных знаках; п.11. Правил); возможность рассмотрения вопросов, связанных с заявкой, участием заявителя (его представителя) в соответствии с п. 9 Правил.

При несогласии заявителя с решением как формальной экспертизы, так и экспертизы заявленного обозначения он имеет право обратиться с возражением в Палату по патентным спорам в течение трех месяцев с даты получения соответствующего решения или запрошенных у федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности копий противопоставленных заявке материалов при условии их запроса заявителем в течение месяца с даты получения им соответствующего решения (п. 1 ст. 13 Закона РФ о товарных знаках).

Формальная экспертиза заявки осуществляется в течение месяца с даты ее подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Целью данной экспертизы является выяснение возможности регистрации выбранного обозначения с точки зрения соответствия его формальным требованиям. Процедура формальной экспертизы зафиксирована в ст. 11 Закона РФ о товарных знаках и в п. 13 Правил. В ходе ее проведения проверяется содержание заявки, наличие необходимых документов, а также правильность их составления. По результатам формальной экспертизы заявителю сообщается либо о принятии заявки к рассмотрению (с уведомлением о дате подачи заявки, установленной по правилам п. 6 ст. 8 Закона РФ о товарных знаках), либо об отказе в принятии ее к рассмотрению. Основания, по которым заявителю отказывается в принятии заявки к рассмотрению, в Законе РФ о товарных знаках не конкретизированы, однако определены в Правилах (п. 13.8).

Окончание формальной экспертизы с положительным результатом служит основанием для проведения экспертизы заявленного обозначения. Процедура второго этапа экспертизы регламентируется ст. 10, 12 Закона РФ о товарных знаках и п. 14. Правил. На данном этапе обозначение подвергается комплексной проверке на соответствие каждому из требований охраноспособности, под которой понимается «юридическое свойство обозначения, выраженное в совокупности признаков, необходимых для его регистрации в качестве товарного знака». Таким образом, обозначение проходит проверку на наличие у него признаков новизны и различительной способности. Кроме того, в ходе экспертизы заявленного обозначения осуществляется проверка соответствия материалов заявки установленным требованиям (за исключением материалов, исследовавшихся в рамках предварительной экспертизы), проверка перечня товаров и услуг и правильности их группирования по классам МКТУ, а также установление приоритета товарного знака.

Порядок проведения экспертизы заявленного обозначения, осуществляемый в два этапа, согласуется с выделением в Законе РФ о товарных знаках двух групп оснований для отказа товарному знаку в регистрации. На первом этапе заявленное обозначение проверяется на соответствие требованиям ст. 1 и 6 Закона. На втором этапе проводится экспертиза обозначения на тождество и сходство, т. е. проверяется соответствие обозначения требованиям ст. 7 Закона. Заметим, что, в отличие от формальной экспертизы, при проведении экспертизы заявленного обозначения возникают определенные проблемы, необходимость скорейшего решения которых очевидна.

В первую очередь экспертизой не всегда однозначно толкуются и применяются критерии охраноспособности товарного знака. Так, в соответствии с п. 2.3.(1.5) Правил к обозначениям, указывающим на свойства товаров, а вследствие этого – не подлежащим регистрации, относятся знаки, имеющие хвалебный характер. Вместе с тем определение «хвалебности» знака в данном документе не раскрыто. Более того, Закон РФ о товарных знаках такого понятия не содержит вообще. В связи с этим в литературе высказано мнение, что нормы подзаконных актов, ограничивающих охраноспособность некоторых обозначений со ссылкой на их хвалебный характер, являются оспоримыми.

Полагаем, что в практике регистрации товарных знаков Роспатентом характерно применение двух различных подходов к толкованию термина «хвалебность» знака. Например, до 1997 г. осуществлялась регистрация явно хвалебных обозначений: «Самый смак» – свидетельство № 142337 (29–35, 42-й классы МКТУ); «Комар носа не подточит» – свидетельство № 154180 (5, 35-й и другие классы МКТУ) и т. д. Видимо, указанный подход к толкованию рассматриваемого понятия опирался на понимание определения «указание свойств товаров» в узком смысле. В настоящее время ФИПС отказывает в регистрации подобных обозначений, ссылаясь на их хвалебный характер. Таким образом, экспертными органами производится явно расширительное толкование термина «свойства» знака.

Далее, как отмечалось, признак новизны заявленного обозначения определяется лишь в пределах однородных товаров и услуг. Однако понятие «однородность товаров и услуг» в процессе регистрации товарного знака также не всегда употребляется однозначно. Это объясняется тем, что в законодательстве по товарным знакам отсутствует четкое определение однородных товаров. Заметим, что указанный вопрос достаточно исследовался в литературе. В частности, были даны определения понятия «однородные товары», которые, по сути, отразили одинаковый подход авторов к толкованию рассматриваемого понятия.

Полагаем, что из анализа ряда норм (п. 4 ст. 8 Закона РФ о товарных знаках, п. 14.4.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака) можно вывести признаки товаров, которые будут считаться однородными:

– товары должны относиться к одному виду (роду);

– при обозначении указанных товаров тождественными (сходными) товарными знаками существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом в качестве инструмента для определения однородности товаров применяется МКТУ.

Можно сделать вывод, что однородные товары с точки зрения потребителя должны обладать каким-то общим признаком. Таким признаком в первую очередь является род (вид) изделия. Так, при рассмотрении спора между компанией «Филип Моррис Продакт Инк.» и ООО «Инвест-Траст» по поводу нарушения исключительных прав на товарные знаки компании «Филип Моррис Продакт Инк.», включающие словесные обозначения «Apollo-Soyuz» и «Союз-Аполлон», истец привел сопоставительный анализ однородности таких товаров, как табак и сигареты. В частности, в представленных материалах было отмечено, что табак и сигареты по родовым признакам относятся к обработанному табаку – табачным изделиям. Как справедливо отмечает М. Я. Эпштейн, «это однородные товары, поэтому и нельзя допустить для них регистрацию сходных знаков разных фирм».

Кроме того, при установлении однородности принимается во внимание назначение товаров, вид материала, из которого они изготовлены, круг потребителей и иные признаки. Например, словесный товарный знак «СемьЯ» (св. 158344, приоритет 27. 07. 95 г.) был зарегистрирован на имя АООТ СП фирмы «Семья», г. Анапа в отношении товаров и услуг, в частности, 32-го класса (воды минеральные, безалкогольные напитки). В свою очередь с более поздней датой приоритета (20. 09. 96 г.) был зарегистрирован словесный товарный знак «Моя семья» (св. 154422) на имя В. А. Комиссарова, г. Москва в отношении товаров и услуг 29-го и 30-го класса (продукты питания). Следовательно, из указанного примера регистрации сходных до степени смешения знаков вытекает, что экспертиза ранее не считала безалкогольные напитки 32-го класса однородными продуктам питания 29 и 30-го классов, что представляется вполне логичным.

Вместе с тем, как показывает практика регистрации товарных знаков, в конце 90-х годов прошлого века экспертиза стала признавать товары 29 и 30-го классов (продукты питания) однородными не только товарам 32-го класса (безалкогольные напитки, пиво), но и услугам 35-го класса (рекламная деятельность) и 42-го класса (прокат торговых автоматов, услуги баров, кафе, ресторанов и т. д.).

Подход к однородности товаров и услуг, применяемый ранее в практике экспертизы, представляется более правильным. Полагаем, что товары, относящиеся к разным видам, имеющие различные цели применения и т. п., при исследовании обозначения на новизну сопоставимы быть не могут.

Можно сделать вывод о том, что в рамках действующего законодательства необходимо единообразное применение вышеназванных понятий, исключающее их различное (как правило, расширительное) толкование. Для этого Роспатенту необходимо разработать соответствующие методические рекомендации, на которые могли бы ориентироваться обе стороны правоотношения по рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака.

К числу иных важных, но не решенных в действующем законодательстве проблем, возникающих при проведении экспертизы, можно отнести сроки регистрации заявленных обозначений. В отличие от формальной экспертизы, в отношении проведения экспертизы заявленного обозначения (ст. 12 Закона РФ о товарных знаках) конкретный срок не установлен. В настоящее время средний срок от даты подачи заявки до регистрации товарного знака составляет 12–13 месяцев – по данным Роспатента (15 месяцев – по данным патентных поверенных). В любом случае этот срок значительно превышает периоды регистрации иных объектов промышленной собственности. В условиях увеличения заявок на регистрацию товарных знаков в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать уменьшения указанных сроков, несмотря на автоматизацию системы экспертизы и практику применения ускоренного технологического режима рассмотрения заявок.

Полагаем, что единственно верным решением данной проблемы было бы закрепление в Законе РФ о товарных знаках положений, устанавливающих четкий срок экспертизы заявленного обозначения.

Юридическим фактом, прекращающим правоотношение по рассмотрению заявки на регистрацию обозначения, является решение о регистрации знака для всех заявленных товаров и услуг (либо только их части) или об отказе в регистрации.

Отметим, что решение о регистрации товарного знака может быть пересмотрено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности до регистрации товарного знака по ряду оснований, перечень которых существенно расширен в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (п. 4 ст. 12). К указанным основаниям законодательство относит: а) поступление заявки, пользующейся более ранним приоритетом, на тождественное или сходное обозначение в отношении однородных товаров; б) регистрацию в качестве наименования места происхождения товара обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с этим товарным знаком; в) выявление заявки на тождественный товарный знак или охраняемого товарного знака с совпадающим полностью или частично перечнем товаров, имеющего тот же или более ранний приоритет; г) удовлетворение заявления об изменении заявителя, приведшее к появлению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

 

Регистрация знака в Государственном реестре и выдача свидетельства на товарный знак

Заключительной стадией в процедуре оформления прав на заявленное обозначение является регистрация товарного знака в Государственном реестре и выдача на зарегистрированный товарный знак охранного документа. На основании решения о регистрации товарного знака федеральный орган исполнительной власти в сфере интеллектуальной собственности в месячный срок после получения документа об оплате установленной пошлины производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. В Государственный реестр вносится вся информация, содержащаяся в заявке, а также определенные сведения о владельце знака, дате регистрации обозначения и дате его приоритета, о перечне товаров, для которых зарегистрирован знак, и другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, и их последующие изменения (ст. 14 Закона РФ о товарных знаках). Вышеуказанные сведения, внесенные в Реестр, публикуются Роспатентом в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров». Следует отметить, что в новой редакции Закона РФ о товарных знаках изменен срок опубликования сведений о регистрации в официальном бюллетене – незамедлительно после регистрации (ст. 18).

После публикации сведений о регистрации знака с ними вправе ознакомиться любое лицо и при наличии оснований заявить возражения против такой регистрации. Таким образом, в указанных официальных источниках Роспатента фиксируются предметные границы права на обозначение при его регистрации.

В течение месяца с даты регистрации знака в Государственном реестре производится выдача свидетельства на данный объект промышленной собственности. Свидетельство является формой правовой охраны товарного знака, удостоверяющей приоритет данного обозначения, а также исключительное право на товарный знак в отношении товаров и услуг, указанных в данном документе (ст. 3 Закона РФ о товарных знаках). Выдача свидетельства завершает процедуру оформления прав на товарный знак.

 

3.4. Прекращение правовой охраны товарного знака

Свидетельство на товарный знак обеспечивает его владельцу практически не ограниченную по времени возможность использовать обозначение в соответствующих целях. Вместе с тем в Законе РФ о товарных знаках предусмотрены основания, при наличии которых правовая охрана товарного знака может быть прекращена. Основания прекращения правовой охраны товарного знака – это юридические факты, с которыми закон связывает прекращение права на товарный знак и признание регистрации знака недействительной.

Полагаем, что в зависимости от возникающих правовых последствий основания прекращения правовой охраны товарных знаков целесообразно разделить на две группы: а) основания прекращения действия регистрации знака или основания погашения знака (ст. 29); б) основания признания регистрации знака недействительной (ст. 28).

Если в случае прекращения действия регистрации право на товарный знак перестает существовать с конкретного момента на будущее время, то при признании регистрации товарного знака недействительной право на обозначение считается аннулированным с момента его возникновения, т. е. регистрация признается не порождающей юридических последствий. Недействительность регистрации товарного знака автоматически влечет недействительность всех соглашений, связанных с уступкой товарного знака и предоставлением лицензий.

Рассматриваемые группы оснований различаются и по другому моменту. Право на товарный знак признается недействительным в результате существенного нарушения требований законодательства по товарным знакам в процессе регистрации обозначения. В свою очередь право на товарный знак погашается по основаниям, не связанным с нарушением норм Закона РФ о товарных знаках при регистрации товарного знака.

В соответствии со ст. 29 Закона РФ о товарных знаках основания первой группы, т. е. основания погашения товарного знака можно разбить на две подгруппы: 1) прекращение действия регистрации товарного знака, наступающее при истечении срока, указанного в свидетельстве на товарный знак, если в установленный срок не было подано ходатайство о его продлении; 2) основания для досрочного прекращения действия регистрационной силы.

К основаниям досрочного прекращения действия права на товарный знак относится, во-первых, вступившее в законную силу решение суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками в соответствии с п. 3 ст. 21 Закона РФ о товарных знаках, так как от данного условия зависит сама возможность предоставления правовой охраны коллективным знакам.

Во-вторых, регистрация утрачивает силу на основании решения Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в соответствии с п. 3 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках.

В-третьих, право на товарный знак утрачивается в случае отказа от него правообладателя (в отличие от Закона РФ о товарных знаках, Положение 1974 г. такого основания прямо не фиксировало). Отказ от права на знак представляет собой добровольное и досрочное прекращение права. Он может выразиться в форме подачи в Роспатент соответствующего заявления правообладателя. Типичная ситуация в данном случае – это отказ обладателя права на товарный знак от правовой охраны товарного знака в связи с заключением соглашения между конфликтующими сторонами. Кроме того, видом отказа от права на знак может быть истечение срока действия регистрации и непринятие своевременных мер для ее продления. Отказ может проявиться также в форме неиспользования знака – прекращения маркировки изделий или их выпуска вообще. Наконец, отказ может выразиться в форме допущения неправомерного использования знака третьим лицом или множеством лиц, если при этом владелец знака не принимает каких-либо мер по пресечению такого использования и, следовательно, как бы выражает молчаливое согласие с подобными действиями. В этом случае товарный знак может перейти в общественное достояние, став родовым обозначением товара. Заметим, что приведенные виды отказа от права на товарный знак в ст. 29 Закона РФ о товарных знаках выделены как самостоятельные основания прекращения регистрации товарного знака.

В-четвертых, правовая охрана товарного знака может быть прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам, принятого по заявлению любого лица, в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Следовательно, правопрекращающее действие может иметь не только неиспользование знака, но и слишком широкое и бесконтрольное его применение, так как в этом случае знак приобретает статус свободного обозначения. В качестве примера можно привести ситуацию с товарным знаком «Джип» (Jeep), который сейчас используется практически как символ автомобиля-внедорожника.

В-пятых, регистрация утрачивает силу на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с ликвидацией юридического лица – правообладателя, ибо в данном случае исчезает сам субъект, а в соответствии с этим и его субъективное право. При реорганизации юридического лица – владельца товарного знака права и обязанности, связанные с обозначением, переходят к организациям-правопреемникам. Порядок аннулирования регистрации товарного знака при ликвидации юридического лица установлен Правилами аннулирования регистрации товарного знака при ликвидации юридического лица – владельца товарного знака. В данном случае для аннулирования регистрации обозначения заинтересованным лицом в Роспатент должно быть предоставлено заявление установленной формы с приложением документа, подтверждающего факт ликвидации юридического лица – владельца товарного знака. Поданное заявление рассматривается ФИПС в течение 4 месяцев с даты его поступления. При соответствии заявления и прилагаемых к нему документов требованиям, установленным в п. 2–7 Правил аннулирования регистрации, регистрация товарного знака аннулируется, о чем вносятся соответствующие сведения в Государственный реестр товарных знаков РФ. Об аннулировании регистрации заинтересованному лицу направляется уведомление.

Проанализировав Правила аннулирования регистрации товарного знака, можно прийти к выводу о том, что в указанном документе было бы целесообразнее закрепить обязательный характер предоставления соответствующих документов для аннулирования регистрации обозначения, а также установить определенную ответственность за непредоставление подобных сведений. Полагаем, что далеко не все учредители, участники, органы ликвидируемых юридических лиц заинтересованы в специальной процедуре аннулирования регистрации товарного знака, и, как следствие, в Государственном реестре присутствует множество товарных знаков ликвидированных юридических лиц.

В-шестых, право на товарный знак прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения предпринимательской деятельности физического лица – правообладателя. Указанное основание прекращения правовой охраны товарного знака является новым для отечественного законодательства в данной области. Вместе с тем рассматриваемое основание сформулировано не достаточно четко. Весьма сомнительно, что граждане – предприниматели, прекратившие заниматься предпринимательской деятельностью, будут специально обращаться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлениями о прекращении права на товарные знаки. Кроме того, не ясно, должна ли смерть гражданина – предпринимателя подпадать под рассматриваемый случай аннулирования регистрации товарного знака, и может ли право на товарный знак переходить правопреемникам? Полагаем, что на поставленные вопросы следует ответить положительно, хотя предпочтительнее закрепить данное основание в Законе РФ о товарных знаках следующим образом: право на товарный знак прекращается на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае смерти физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью (правообладателя), при отсутствии правопреемников.

В этой связи рассмотрим моменты, связанные с переходом права на товарный знак к правопреемникам гражданина – правообладателя. Следует подчеркнуть, что наследование права на товарный знак возможно как по закону, так и по завещанию с соблюдением общих правил, а также требований Закона РФ о товарных знаках. Вместе с тем вопрос, касающийся перехода по наследству права на товарный знак, в законодательстве четко не решен.

Учитывая общие положения наследственного права, наследником может быть любой гражданин, независимо от его статуса. При этом принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. Таким образом, если право на товарный знак переходит по наследству гражданину, имеющему предпринимательский статус, проблем возникать не должно. При этом в свидетельство на товарный знак, а также в Реестр должны быть внесены соответствующие изменения относительно нового правообладателя (наследника). Оставшийся срок действия свидетельства на товарный знак будет ограничивать период действия права на товарный знак, хотя не исключена возможность его продления. К заявлению об изменении владельца товарного знака должны прилагаться документы, подтверждающие это изменение. К таким документам нужно отнести свидетельство о смерти прежнего владельца товарного знака, а также документы, подтверждающие статус правопреемников как предпринимателей.

Ситуация осложняется, если гражданин – наследник права на товарный знак не является индивидуальным предпринимателем, ибо п. 3 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках устанавливает специальный правовой статус граждан – субъектов права на товарный знак. Поэтому для возможности реализации права на товарный знак такой гражданин должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Если же наследники отсутствуют, отказались от наследства или не приняли его, право на товарный знак подлежит прекращению.

Наконец, в-седьмых, в соответствии с п. 2 ст. 29 Закона РФ о товарных знаках правовая охрана общеизвестного знака прекращается в случае утраты обозначением признаков общеизвестности, а также в связи с отказом от общеизвестного знака правообладателя, неиспользованием данного обозначения, превращением знака в видовое обозначение товара, ликвидацией юридического лица – обладателя права на общеизвестный знак, прекращением предпринимательской деятельности физического лица – правообладателя.

При исследовании оснований прекращения правовой охраны товарного знака, входящих в первую группу, возникает вопрос об определенности момента, с которого прекращает действие регистрация товарного знака. На наш взгляд, в законодательстве по товарным знакам в настоящее время нет четкого указания на дату, с которой регистрация обозначения в рассматриваемых случаях считается аннулированной. Так, законодательно не установлен момент аннулирования регистрации товарного знака и прекращения права на обозначение в случае отказа от него владельца знака. Между тем теоретически моментом прекращения исключительного права на товарный знак в этом случае может быть дата, которую укажет в заявлении владелец знака (обычно такое заявление удовлетворяется автоматически), либо при отсутствии таковой – дата решения Роспатента об удовлетворении просьбы владельца знака.

Кроме того, недостаточно ясно определен момент прекращения права на товарный знак в случае принятия решения Палатой по патентным спорам о досрочном прекращении действия регистрации (абз. 4, 7 п. 1 ст. 29; п. 2 ст. 29 Закона РФ о товарных знаках). Полагаем, что однозначно решить этот вопрос в пользу даты вступления в силу соответствующего решения Палаты по патентным спорам нельзя, ибо указанное решение в соответствии с п. 2 ст.11 ГК РФ может быть обжаловано владельцем товарного знака в суд. Следовательно, возможно прекращение действия регистрации на основании вступившего в силу решения суда.

В сложившейся ситуации можно выделить две несовпадающие по времени даты: момент прекращения действия права на товарный знак и момент, с которого прекращает действие регистрация товарного знака. При этом дата прекращения действия регистрации должна быть по времени максимально приближена к моменту прекращения права на товарный знак. Полагаем, что право на товарный знак должно прекращаться с момента наступления соответствующих обстоятельств (дата смерти физического лица при отсутствии правопреемников; дата, определяемая владельцем знака в случае отказа от регистрации товарного знака, и т. д.). В. М. Сергеев справедливо отмечает, что при утрате регистрацией силы право на товарный знак прекращается с момента, когда возникают обстоятельства, вызывающие данное правовое последствие. В свою очередь момент аннулирования регистрации, по всей видимости, должен быть приурочен к дате внесения соответствующих сведений в Государственный реестр товарных знаков РФ. К примеру, при ликвидации юридического лица – владельца товарного знака право на товарный знак прекращается с момента ликвидации организации, т. е. с даты внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц, а регистрация товарного знака будет считаться аннулированной с даты внесения необходимых сведений в Государственный реестр товарных знаков. Такой вариант решения указанной проблемы отличается определенной простотой и единообразием, хотя и не лишен некоторых недостатков.

Как отмечалось, существование права на товарный знак может прекратиться также в силу признания его недействительным (ст. 28 Закона РФ о товарных знаках). Основанием для этого служит невыполнение законодательных требований к охраноспособности знака. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью либо частично в течение всего срока ее действия, если, во-первых, связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции; во-вторых, если правовая охрана общеизвестному знаку была предоставлена с нарушением требований, установленных п. 1 ст. 191 Закона РФ о товарных знаках; в-третьих, если нарушены требования п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках; в-четвертых, если нарушаются требования ст. 6 указанного Закона. Например, Роспатентом была признана недействительной регистрация товарного знака «Фенибут» на основании того, что указанное обозначение являлось видовым наименованием лекарственного препарата «Фенибут», т. е. вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Владельцу указанного обозначения, обратившемуся в Арбитражный суд г. Москвы с требованием о признании недействительным решения Роспатента, в иске было отказано.

В свою очередь, если нарушены требования п. 1, 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

Наконец, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока ее действия, если охрана была предоставлена с нарушением требований, установленных п. 3 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках, а также, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований, установленных данной конвенцией.

Для признания регистрации товарного знака недействительной любое заинтересованное лицо в сроки и по основаниям, указанным в п. 1, 2 ст. 28 (за исключением пп. 4 п. 1 ст. 28) Закона о товарных знаках, может подать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в Палату по патентным спорам. В свою очередь заявление о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 28 Закона РФ о товарных знаках подается любым лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения, принятые указанными органами, могут быть обжалованы в суд и заново пройти проверку во всех судебных инстанциях.

Между тем суд не может принять к производству дело до рассмотрения спора в административном порядке. Так, акционерное общество обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Роспатенту о признании недействительной регистрации товарного знака. Истец ссылался на то, что регистрация была произведена в нарушение ст. 1 и 6 Закона РФ о товарных знаках. Суд, руководствуясь ст. 87 АПК РФ, вернул исковое заявление истцу, обосновав свои действия тем, что истец не представил доказательства досудебного урегулирования спора, поскольку требованиями п. 2, 3 ст. 28, п. 2 ст. 45 Закона РФ о товарных знаках предусмотрен обязательный административный порядок рассмотрения таких споров Апелляционной палатой Роспатента и Высшей патентной палатой.

В заключение заметим, что в случае оспаривания регистрации товарного знака в настоящее время в соответствии с положениями Договора о законах по товарным знакам (ст. 7) и п. 1 ст. 17 Закона РФ о товарных знаках у владельца конфликтного обозначения существует возможность разделения регистрации товарного знака. Такое разделение осуществимо при соблюдении определенных условий: а) регистрация знака действует в отношении нескольких товаров; б) заявление о разделении регистрации может быть подано во время процедуры, связанной с требованиями третьих лиц признать регистрацию недействительной; в) указанное заявление должно быть подано до вынесения решения органом, рассматривающим спор, о недействительности регистрации товарного знака.

В случае разделения регистрации товары и услуги, включенные в перечень, распределяются между регистрациями. Но при этом, как и при процедуре выделения заявки, они не должны быть однородными.