4.1. Природа, содержание и пределы субъективного права на товарный знак

Право на товарный знак как субъективное гражданское право представляет собой сложное юридическое образование, имеющее собственное содержание, которое состоит из юридических возможностей (правомочий), предоставленных правообладателю. В целях четкого определения состава элементов содержания права на товарный знак обратимся к решению вопроса о содержании субъективного гражданского права в доктрине.

В отечественной цивилистике существует традиционная концепция, согласно которой субъективное гражданское право состоит из трех элементов: правомочия требования, представляющего собой возможность требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него обязанностей; правомочия на собственные действия, означающего возможность самостоятельного совершения субъектом фактических и юридически значимых действий; правомочия на защиту, выступающего в качестве возможности использования или требования использования государственно-принудительных мер в случаях нарушения субъективного права.

Между тем в литературе получает все большее распространение мнение о том, что право на защиту не является составной частью субъективного гражданского права, а представляет собой самостоятельное охранительное субъективное гражданское право. Авторы данного подхода к определению содержания субъективного права отмечают, что «право на обращение за защитой возникает с момента нарушения субъективного гражданского права» и «реализуется в рамках возникающего при этом охранительного гражданского правоотношения».

Для того чтобы определить состав правомочий, входящих в содержание права на товарный знак, обратимся к анализу Закона РФ о товарных знаках. В соответствии с п. 1 ст. 4 указанного документа «правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в РФ товарный знак без разрешения правообладателя». Следовательно, право на товарный знак носит исключительный характер, означающий, что субъект указанного права «обладает монополией на реализацию тех возможностей, которые заложены в данном субъективном праве». Исключительное право на товарный знак включает в себя два правомочия: возможность совершения определенных действий правообладателем и возможность запрещать использование знака другими лицами. Однако, учитывая, что запрет на использование товарного знака третьими лицами изначально установлен законодательством, второе правомочие целесообразнее трактовать как возможность обладателя права на товарный знак требовать определенного поведения от обязанных лиц, т. е. правомочие требования.

Как видно, в соответствии с Законом РФ о товарных знаках (ст. 4) право на защиту не включено в содержание субъективного права на товарный знак. Такой подход к трактовке права на товарный знак представляется более верным. Помимо приведенных доводов в пользу того, что право на защиту является самостоятельным субъективным правом, можно отметить, что субъективное право (в том числе и право на товарный знак), в отличие от права на защиту, реализуется в правоотношениях регулятивного типа. Более того, право на защиту возникает с момента нарушения содержания субъективного права.

Таким образом, Закон РФ о товарных знаках наиболее адекватно отражает содержание субъективного права на товарный знак, формулируя его в традиционной для мировой практики позитивно-негативной форме. В литературе преобладает подобное понимание сущности исключительного права на указанное обозначение. Между тем некоторые авторы, давая характеристику исключительным правам, высказывают мнение о том, что в исключительном праве сейчас превалирует запретительная (негативная) функция, т. е. возможность требовать от третьих лиц воздержания от действий, нарушающих исключительные права их обладателя, выдвигается ими на первый план. С указанным мнением трудно согласиться, ибо в законодательстве по промышленной собственности, ориентированном на рыночную экономику, в первую очередь сделан акцент на позитивную сторону исключительного права, т. е. возможность монопольного использования соответствующего объекта, который патентуется или регистрируется именно с этой целью. Кроме того, для любого абсолютного права вообще характерно выступление на первый план тех действий, которые совершает сам управомоченный. Полагаем, что в настоящее время негативная и позитивная функции исключительного права имеют одинаково важное значение и «корреспондируют друг другу более органично».

Заметим, что по вопросу, касающемуся содержания исключительного права, ранее высказывались и иные мнения. Например, русский цивилист А. Пиленко отмечал, что «патентное право есть право запрещения; позитивная же возможность фабрикации есть не юридическое понятие, а экономическая функция правового института запрещения». Как видно, содержание исключительного права патентообладателя указанный автор понимал очень ограниченно, сводя его лишь к негативной стороне. В то же время в работах Г. Ф. Шершеневича отражен современный подход к трактовке содержания исключительного права. По его мнению, «исключительное право представляет юридическую возможность совершения известного рода действий с устранением всех прочих от подражания».

Однако и в настоящее время природа исключительного права до конца не определена. Так, профессор В. А. Дозорцев выдвинул новую теорию исключительных прав, согласно которой содержание любого исключительного права состоит из двух правомочий: использования и распоряжения. Представляется, что подобная формулировка содержания исключительного права, в том числе права на товарный знак, является довольно узкой. Во-первых, возможности по использованию и распоряжению не составляют самостоятельных правомочий, а входят как элементы в состав правомочия на собственные действия, ибо каждая из указанных возможностей есть нечто меньшее, чем правомочие правообладателя на совершение положительных действий. Во-вторых, указанный автор выделяет в содержании исключительного права лишь его позитивную сторону. Как видно, такой подход противоречит действующему законодательству в рассматриваемой области. Считаем, что исключать негативную сторону исключительного права из его содержания нецелесообразно ввиду «особой уязвимости нематериальных объектов интеллектуальной собственности после того, как они становятся общедоступными публике».

Рассмотрение вопроса о характере и содержании права на товарный знак имеет еще один аспект. Речь идет о включении личных неимущественных правомочий, отличающихся неотчуждаемостью и непередаваемостью, в состав исключительного права вообще и права на товарный знак, в частности. Заметим, что в отечественном законодательстве этот вопрос однозначно не решен. Если ст. 138 ГК РФ, в принципе, позволяет отнести личные неимущественные права к разряду исключительных, то из анализа специальных законов в сфере интеллектуальной собственности вытекает, что личные неимущественные права (право на имя, право авторства) и исключительные права в достаточной степени автономны друг от друга (ст. 15 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», п. 3 ст. 7, ст. 10 Патентного закона РФ, ст. 4 Закона РФ о товарных знаках и др.).

В литературе же указанная проблема решена более четко. Большинством ученых двойственность природы исключительных прав авторов и изобретателей практически не ставится под сомнение.

Однако существует и иное мнение по указанному вопросу. Например, вывод об имущественной природе исключительных прав вытекает из анализа работ Г. Ф. Шершеневича. Далее, согласно точке зрения В. А. Дозорцева, личные неимущественные права, выполняя другие функции и располагаясь обособленно, занимают в гражданском праве особое место, не смешиваясь с исключительными правами, имеющими имущественный характер. Конструкция исключительного права как права имущественного нашла свое отражение и в проекте раздела ГК РФ «Исключительные права» п. 1 ст. 1110, подготовленного Рабочей группой. Заметим, что данная позиция более соответствует действующему законодательству в сфере интеллектуальной собственности, которое, как отмечалось, привязывает исключительное право только к использованию (распоряжению), имеющему экономическое содержание.

Таким образом, к решению указанной проблемы существует два подхода. В связи с этим возникает закономерный вопрос: должны ли личные неимущественные правомочия включаться в состав исключительного права на товарный знак? Попытаемся решить указанный вопрос на основе действующего законодательства.

Как отмечалось, субинституту товарных знаков не известны такие права, как право авторства, право на имя, ибо при создании товарных знаков не требуется творчества в высоком понимании этого слова. Так, одно и то же обозначение (например, словесное) может быть неоднократно зарегистрировано в качестве товарного знака, но в отношении неоднородных товаров. Вместе с тем разработка и выбор обозначения, способного различать однородные товары разных производителей, безусловно, представляет собой процесс интеллектуальной деятельности. Если же обозначения, регистрируемые в качестве товарных знаков, отвечают всем признакам объектов авторского права, то охрана интересов их разработчиков ограничивается лишь авторско-правовой сферой. «Ценность товарного знака, доходы, приносимые его применением, создаются вовсе не работой художника-дизайнера или автора слогана, словесного товарного знака. Товарный знак приобретает ценность в зависимости от того, как он продвигается на рынке, благодаря качеству выпускаемых товаров, умело организованной рекламной кампании, длительности и успехам работы фирмы-владельца на рынке и т. д.».

Таким образом, право на товарный знак имеет имущественную природу. В подтверждение указанного вывода следует подчеркнуть, что товарные знаки вообще не могут существовать вне товарного оборота. Складывающиеся по поводу их использования отношения приобретают товарную форму, становятся имущественными. Наконец, не существует неразрывной связи товарного знака с обладателем прав на него (в отличие от права на изобретение, произведение науки, литературы, искусства и другие объекты).

Между тем нельзя не заметить, что право на товарный знак имеет связь с деловой репутацией предпринимателя. По этому поводу С. И. Раевич писал, что исключительное право на товарный знак имеет своей социально-хозяйственной функцией «закрепление определенной, подтвержденной опытом репутации предприятий и выпускаемых ими товаров и облегчение распознавания последних для потребителя». Однако право на деловую репутацию является отдельным личным неимущественным правом, принадлежащим юридическому или физическому лицу. Защита деловой репутации обеспечивается в первую очередь ст. 152 ГК РФ, а также другими институтами гражданского права. Поэтому в силу тесной связи деловой репутации предпринимателя с правом на товарный знак ее защита возможна с помощью способов, закрепленных в п. 2 ст. 46 Закона РФ о товарных знаках, в частности путем публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего.

Отношения по созданию и использованию товарных знаков традиционно относят к личным неимущественным отношениям, связанным с имущественными. Это объясняется тем, что объекты указанных отношений (товарные знаки) обладают нематериальной природой и представляют собой символы, выраженные в какой-либо материальной форме. Следовательно, нематериальность является универсальным критерием для всех объектов интеллектуальной собственности, определяя особенности их правовой охраны, выраженные в форме исключительного права.

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к заключению, что исключительное право на товарный знак носит имущественный характер. Как видно, такое решение вопроса соответствует второму подходу к обозначенной проблеме. Определение субъективного права на товарный знак как имущественного права имеет важное практическое значение. Так, при наследовании права на товарный знак наследнику переходят права владельца обозначения в полном объеме, в отличие от случаев наследования авторских прав, прав создателя изобретения и т. п.

Тем не менее исключать полностью неимущественные правомочия из содержания исключительного права представляется преждевременным, так как в институтах авторского, патентного права, в институте охраны нетрадиционных объектов (за исключением права на коммерческую тайну) личные права создателей творческих результатов неразрывно связаны с имущественными правомочиями, образуя единое целое. Таким образом, возможен компромиссный вариант решения вопроса о включении неимущественных правомочий в состав исключительного права. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности может включать личные неимущественные и имущественные правомочия, за исключением случаев, когда содержание исключительного права с учетом специфики конкретного объекта интеллектуальной собственности (в частности, товарных знаков, НМПТ) имеет чисто имущественный характер. Указанный вывод подтверждается положениями итогового проекта части четвертой ГК РФ «Интеллектуальная собственность». В соответствии с п. 1 ст. 1 данного документа интеллектуальной собственностью признаются имущественные и/или личные неимущественные права в отношении результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации участников гражданского оборота, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг, а также приравненных к ним объектов.

Продолжая характеристику права на товарный знак, можно отметить, что оно является абсолютным субъективным правом. Абсолютный характер этого права состоит в том, что оно действует против любого лица, желающего использовать тождественный или сходный знак для маркировки однородных товаров. Как указывал Г. Ф. Шершеневич, «пассивными субъектами исключительных прав являются все сограждане». Следовательно, в рассматриваемых правоотношениях на третьих лиц возложены обязанности пассивного типа, вытекающие из гражданско-правовых запретов. В свою очередь субъект исключительного права на товарный знак имеет возможность требовать от обязанных лиц исполнения возложенных на них обязанностей.

В современной правовой литературе высказывается мнение о том, что «понятие исключительного права включает в себя наряду с абсолютными и квазиабсолютные права, когда право на один и тот же объект принадлежит самостоятельно и независимо нескольким лицам». В качестве примера квазиабсолютных, или «ослабленных абсолютных прав», автор приводит право на коллективный товарный знак. Согласно его точке зрения, «это «исключительное право» уже не может считаться абсолютным, ибо правом на использование знака, притом равным, обладают разные лица». Полагаем, что специфика правового режима коллективного знака ничего не меняет в абсолютном характере права на него. Коллективный знак является объектом исключительного права объединения лиц и регистрируется на его имя. Входящие в состав объединения субъекты обладают лишь правом пользования этим знаком. При этом обладателю права на товарный знак (объединению) противостоят в качестве обязанных все третьи лица, не входящие в данное объединение. В свою очередь, правоотношения, складывающиеся между объединением и каждым лицом – пользователем коллективного знака, носят относительный характер. Таким образом, хотя некоторые аргументы B. А. Дозорцева не лишены основательности, вряд ли нужно менять основные концептуальные положения существующей охраны интеллектуальной собственности, тем более, что сам автор отмечает, что ослабленные абсолютные права «это тот же типаж, что и абсолютные права…»

Продолжая характеристику природы права на товарный знак, подчеркнем, что, как верно отмечалось в литературе, «в области права на товарный знак в определенных случаях на основе абсолютного субъективного права может возникнуть относительное субъективное право…» Относительное правоотношение возникает в случае реализации обладателем права на товарный знак юридической возможности по его распоряжению. Кроме того, относительное правоотношение возникает между субъектом права на товарный знак и конкретным нарушителем этого права.

В силу того, что разные лица могут независимо друг от друга создать одинаковые обозначения, основной задачей исключительного права на товарный знак является обеспечение обособления конкретного знака от других как условие коммерческого оборота. Указанная задача в первую очередь достигается с помощью правового закрепления понятия и существенных признаков товарного знака, в том числе признака государственной регистрации. Вместе с тем возникшее право на товарный знак не является безграничным, а имеет определенные пределы. Поэтому целесообразно остановиться на анализе территориальных, временных и предметных границ права на товарный знак.

Право на товарный знак подвержено территориальному ограничению. Это означает, что оно имеет силу в пределах той страны, где возникло. Следовательно, право на товарный знак, зарегистрированный в РФ, действует на всей территории РФ, что вытекает из п. 1 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках. Если товарный знак будет зарегистрирован не только в России, но и в других странах (ст. 19 Закона РФ о товарных знаках), территориальные границы действия исключительного права на знак будут расширены.

В связи с рассмотрением территориальных пределов права на товарный знак, отметим, что в литературе высказано мнение о том, что знаки, получившие репутацию мировых, действуют без территориальных ограничений. Представляется, что указанная точка зрения не вполне обоснованна. Выше уже говорилось о нецелесообразности применения термина «мировые знаки». Речь в данном случае идет о наиболее известных из общеизвестных знаков. При этом правовой режим охраны общеизвестных знаков действует лишь в странах – участницах Парижской конвенции, а также Соглашения TRIPS. Таким образом, право на общеизвестный знак также подвержено территориальному ограничению, хоть и в меньшей степени.

Больше проблем практического характера возникает в связи с особенностями действия права на товарный знак во времени (необходимость внесения изменений в регистрацию и свидетельство на знак, продления срока действия регистрации и т. д.). Кроме того, действие права на товарный знак во времени представляет и определенный теоретический интерес (например, вопросы, связанные с изменением права на товарный знак во времени в зависимости от объема и интенсивности использования обозначения в хозяйственном обороте и др.).

Временные пределы действия права на знак определены в ст. 16 Закона РФ о товарных знаках, где указано, что регистрация товарного знака действует до истечения 10 лет, считая с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен по заявлению правообладателя, поданного в течение последнего года ее действия, каждый раз на 10 лет. Таким образом, в соответствии с Законом РФ о товарных знаках время действия регистрации товарного знака можно подразделить на два основных периода: первоначальный и последующие. Указанные периоды различаются как продолжительностью, так и порядком их установления.

Первоначальный период действия регистрации знака исчисляется с даты поступления заявки на регистрацию и равен 10 годам. При этом фактически право на знак возникает лишь после того, как он вносится в Государственный реестр и этот факт удостоверяется выдачей свидетельства на данное обозначение, о чем производится публикация в официальном бюллетене.

Закон РФ о товарных знаках (п. 1 ст. 16) устанавливает начало срока действия регистрации с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Таким же образом начало срока действия регистрации регламентировалось и в ранее действующих нормативных актах (п. 31 Положения 1974 г., п. 19 Положения 1962 г.). Полагаем, что подобное решение вопроса, справедливо критиковавшееся специалистами, не вполне логично. Так, В. М. Сергеев отмечал, что, во-первых, в данном случае действию исключительного права на товарный знак необоснованно придается обратная сила, а, во-вторых, срок использования знака до возможного его продления искусственно сокращается на период времени между датой поступления заявки и датой регистрации знака. С целью устранения указанного противоречия проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ о товарных знаках» (п. 1 ст. 4) содержал положение о том, что «исключительное право на товарный знак осуществляется в период действия регистрации товарного знака, начиная с даты публикации в официальном бюллетене сведений о регистрации товарного знака». Однако указанные положения не были восприняты новой редакцией Закона РФ о товарных знаках, и, следовательно, вопрос о моменте возникновения права на товарный знак остается не решенным.

В литературе сделана попытка сформулировать общее правило о времени возникновения исключительного права. Например, по мнению Э. П. Гаврилова, исключительное право возникает для третьего лица (потенциального нарушителя) с момента, когда это лицо получило возможность ознакомиться с охраняемым объектом, т. е. с момента опубликования сведений о регистрации знака в официальном бюллетене. Однако согласно прежней редакцией ст. 18 Закона РФ о товарных знаках с даты регистрации знака до момента опубликования сведений о регистрации мог пройти длительный промежуток времени (до 6 месяцев), в течение которого существовала возможность незаконного использования третьим лицом тождественного (сходного) обозначения. В подобных случаях, отмечал указанный автор, «владелец товарного знака может направить лицу, которое использует его знак, уведомление о наличии регистрации. После получения такого уведомления, лицо, продолжающее использовать такой знак, будет считаться нарушителем исключительного права». Таким образом, получалось, что возникновение исключительного права с момента опубликования сведений о регистрации объекта не являлось общим правилом о времени возникновения исключительного права.

Полагаем, что время возникновения исключительного права на товарный знак, в принципе, можно приурочить не к факту внесения обозначения в Государственный реестр товарных знаков, а к моменту опубликования сведений о регистрации знака в официальном бюллетене, но при условии, что указанная публикация должна быть произведена практически сразу после регистрации обозначения. Заметим, что такой же подход к моменту опубликования сведений о регистрации знака сейчас закреплен в новой редакции ст. 18 Закона РФ о товарных знаках.

Вместе с тем следует учитывать, что для реализации правомочий по использованию и распоряжению знаком факт публикации сведений о его регистрации в соответствии с действующим законодательством значения не имеет. Для этого достаточно юридического факта регистрации обозначения. Поэтому более логично установить в Законе РФ о товарных знаках единый момент начала действия регистрации товарного знака и возникновения права на знак (например, с даты опубликования сведений о государственной регистрации, если государственная публикация будет являться обязательной стадией процедуры регистрации обозначения).

С проблемой, касающейся действия права на товарный знак во времени, нередко сталкиваются суды, рассматривая споры о защите права на товарный знак. Показательно в этом отношении следующее судебное дело. ООО «Алтес плюс» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о прекращении нарушения права на товарный знак (графическое и словесное обозначения «Алтес», защищенные свидетельствами на товарный знак № 154483 от 18.07.97; № 162424 от 31.03.98; № 162423 от 31.03.98) к ООО «Алтес». Ответчик иска не признал, ссылаясь на прекращение использования обозначения «Алтес» в нормально необходимое время. Из представленных доказательств вытекало, что ООО «Алтес» было известно о намерении истца зарегистрировать товарный знак «Алтес» на товары и услуги 6, 11, 19, 36, 37, 40, 42-го классов. В этой связи ответчиком незамедлительно были приняты меры к прекращению использования товарного знака «Алтес», в том числе путем изменения названия юридического лица. Единственное доказанное использование обозначения «Алтес» после регистрации товарного знака имелось на печати ООО «Алтес», однако и печать была сменена незамедлительно после регистрации 7 сентября 1998 г. ООО «Авекс».

Арбитражный суд в иске отказал, поскольку из действий ответчика усматривалось, что он прекратил использование обозначения в нормально необходимое время, действуя не вопреки, а в интересах истца. В решении отмечалось, что согласно п. 1 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках, правовая охрана товарного знака в РФ предоставляется на основе его государственной регистрации. Указанное означает, что с момента регистрации товарного знака до предоставления правовой охраны законодатель предусмотрел временно́й промежуток для упорядочения взаимоотношений сторон, не прибегая к злоупотреблению правом.

Анализируя вышеуказанное судебное решение, отметим, что некоторые его формулировки далеко не бесспорны. Так, остается неясным, какой период времени должен пройти с момента регистрации обозначения до момента предоставления правовой охраны товарному знаку. С учетом ранее сделанных выводов отметим, что определенный временной промежуток существует между датой регистрации обозначения в установленном порядке, датой, определяющей начало срока действия регистрации, и моментом возникновения исключительного права на товарный знак. При этом начальный период правовой охраны товарного знака законом приурочен к первичной регистрации обозначения. В свою очередь вопрос о периоде времени, необходимом для упорядочения взаимоотношений сторон в случае регистрации товарного знака, должен решаться с учетом конкретных обстоятельств. Заметим, что в приведенном примере ответчик довольно продолжительное время использовал чужой товарный знак в собственном фирменном наименовании, что могло ввести в заблуждение потребителей.

Последующие периоды действия права на товарный знак, каждый из которых равен 10 годам (п. 2 ст. 16 Закона РФ о товарных знаках), исчисляются с момента окончания предыдущего периода, т. е. либо первоначального, либо одного из последующих. Процедура продления срока регистрации регламентируется в Законе РФ о товарных знаках, а также в Правилах продления срока действия регистрации товарного знака и знака обслуживания в РФ, внесения изменений в регистрацию и свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. Таким образом, в результате возможности неоднократного продления право на товарный знак может действовать сколь угодно долго. Поэтому в литературе указанное право охарактеризовано как относительно срочное право. Если же правообладатель не предпринимает шагов по продлению срока действия регистрации товарного знака, право на товарный знак погашается.

Завершая характеристику действия права на товарный знак во времени, отметим, что потребность во временных ограничениях указанного права не так значительна, как для прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения и т. д. Так как товарный знак используется в сфере реализации произведенной продукции и адресован потребителю, он может в течение длительного времени выполнять свои различительные функции, связывая в сознании потребителя маркированный товар с определенным производителем. Отсюда ограничения во времени направлены в основном на то, чтобы не допускать охраны неиспользуемых знаков и тем самым не упускать конкурентных возможностей других фирм путем запрета на их применение.

В принципе вполне достаточно установить в законодательстве четкие основания прекращения правовой охраны товарного знака (за исключением оснований, связанных с прекращением срока действия регистрации знака). В этом случае владелец товарного знака, завоевавшего прочную репутацию, не должен будет прибегать к процедуре продления регистрации данного обозначения, которая в любом случае не лишена элементов бюрократизма. В связи с этим можно подчеркнуть преимущества возникновения права на товарный знак на основании использования данного обозначения, ибо такое право специальной временной регламентации не подвержено.

Наконец, право на товарный знак имеет свои предметные границы в виде определенного перечня товаров, которые указываются при регистрации обозначения. Следовательно, исключительное право на товарный знак предоставляется лишь в связи с определенными видами товаров, которые по существу это право ограничивают. Вместе с тем чем больше перечень товаров, для обозначения которых зарегистрирован товарный знак, тем шире объем правовой охраны товарного знака.

Предметные границы права на товарный знак закреплены в п. 2 ст. 3, п. 1 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках. Так, в соответствии с п. 1 ст. 22 указанного документа использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и/или их упаковке. С другой стороны, нарушением исключительного права на товарный знак признается использование в гражданском обороте на территории РФ без разрешения правообладателя товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (п. 2 ст. 4 Закона РФ о товарных знаках). Получается, что если правомочие пользования касается только собственно зарегистрированного товарного знака, то сфера правозапретительного действия шире, так как она касается не только тождественных, но и сходных до степени смешения товарных знаков. Наряду с этим возникает проблема включения в сферу охраны сходных товаров, т. е. необходимость учета их однородности. Однородные товары, как правило, группируются в пределах одного и того же класса, хотя в исключительных случаях могут относиться и к разным (например, научные приборы отнесены к 9-му классу, а медицинские приборы – к 10-му классу. Поэтому оценка сходства товаров должна производиться как с применением указаний на класс товара, так и с использованием различных признаков товаров, позволяющих отнести их к однородным. Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что за счет включения в сферу охраны не только прямо охраняемых, но и им подобных (однородных) товаров, происходит расширение предметных границ права на товарный знак.

Определив, таким образом, характер, содержание и пределы действия права на товарный знак, остановимся на характеристике правомочия владельца знака на собственные действия.

 

4.2. Правовые вопросы использования товарных знаков на современном этапе

Функции, присущие товарным знакам в условиях рыночной экономики, с наибольшим эффектом могут осуществляться только при активном использовании данных обозначений в процессе производства и реализации товаров. Поэтому возможность использования обозначения является важнейшим элементом, входящим в содержание исключительного права на товарный знак.

К проблеме использования товарных знаков неоднократно обращались многие авторы. Более того, ряд вопросов, касающихся использования знаков, регламентируется специальным законодательством. Однако, учитывая всю многоаспектность указанной проблемы, а также определенные обстоятельства (развитие в РФ рыночной экономики, появление глобальных информационных систем и др.), можно отметить, что не все вопросы в сфере использования товарных знаков до конца решены. Так, по нашему мнению, в настоящее время представляет теоретический и практический интерес дальнейшая разработка признаков понятия «использование товарного знака», проблема прекращения правовой охраны обозначений в связи с их неиспользованием, вопрос, касающийся применения товарных знаков в Интернете, рассмотрение эффективности товарных знаков на современном этапе.

Вопросы, связанные с использованием товарного знака, регламентируются главой IV Закона РФ о товарных знаках, а также в ряде других статей указанного документа. Проанализировав ст. 22 Закона РФ о товарных знаках, можно согласиться с выводом о том, что «сущность права на пользование товарным знаком состоит в возможности его неограниченного хозяйственного использования для обозначения производимых и реализуемых товаров». Вместе с тем из правила о монопольной возможности использования товарного знака его обладателем законодательство предусматривает определенные исключения. В соответствии со ст. 23 Закона РФ о товарных знаках регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия (принцип исчерпания прав). Таким образом, любое лицо, законно приобретшее товары с нанесенным товарным знаком, вправе в своей рекламе, объявлениях, вывесках и т. п. указывать товарные знаки производителя товара.

Принцип исчерпания прав развивался главным образом из немецкого законодательства начала ХХ в. и базировался на положении, что, передав права на товарный знак, правообладатель терял право контроля за дальнейшими продажами на рынке. Его права исчерпывались при первой продаже самим владельцем или с его согласия. В настоящее время в международной практике к применению принципа исчерпания прав нет однозначного подхода. Так, Германия и Великобритания придерживаются принципа регионального (европейского) исчерпания прав. В свою очередь США, Швеция и некоторые другие страны высказываются в пользу международного исчерпания права.

Следует подчеркнуть, что с принципом исчерпания прав тесно соприкасается проблема «параллельного импорта». Импорт товаров «параллельно друг другу» происходит, к примеру, в случае продажи товаров с этим же товарным знаком лицами, приобретшими их в другой стране вполне легально у производителя, но не заключившими с ним лицензионный договор. Практика в отношении этого явления за рубежом достаточно противоречива.

Необходимо отметить, что положения ст. 23 Закона РФ о товарных знаках имеют экономическую направленность и содержат определенную позицию относительно параллельного импорта. Анализируя указанные правила, попытаемся ответить на вопрос: можно ли запретить ввоз продукции, реализованной в другом государстве владельцем товарного знака, имеющего правовую охрану обозначения в РФ, на территорию России лицом, приобретшим эту продукцию в установленном порядке? В этой связи отметим мнение М. Печенкина, А. Селиверстова и А. Честного, которые, опираясь на общие положения законодательства в сфере промышленной собственности, в соответствии с которыми исключительное право действует лишь в пределах определенного государства, делают вывод о необходимости учета именно места ввода изделия в хозяйственный оборот. Заметим, что в новой редакции ст. 23 Закона РФ о товарных знаках указанное место обозначено это территория РФ. Поэтому представляется, что факт продажи продукции за границей не приводит к исчерпанию прав владельца товарного знака в России. Вместе с тем в связи с активным участием России в международной торговле, подписанием в 1997 г. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Европейским сообществом, намерением РФ вступить в ВТО на условиях полноправного членства требуется уточнение положений законодательства о применении принципа исчерпания прав.

Прежде чем рассмотреть основные критерии использования знака, отметим, что использование обозначения является не только элементом правомочия обладателя права на товарный знак на собственные действия, входящего в содержание субъективного права на обозначение, но и обязанностью данного лица. Нарушение этой обязанности может привести к досрочному прекращению права на товарный знак. Таким образом, в законодательстве РФ закреплен принцип обязательного использования товарных знаков (ст. 22 Закона РФ о товарных знаках), который является условием сохранения и защиты исключительного права на товарный знак. Утверждение указанного принципа означает, что товарный знак может выполнять свои функции только тогда, когда он находится в «действии», т. е. применяется для обозначения товаров, поступающих в обращение, и таким образом оказывает непосредственное воздействие на потребителей.

Установление обязанности правообладателей по применению зарегистрированных обозначений обусловлено важными причинами и имеет определенные преимущества перед принципом факультативного использования. Целью реализации принципа обязательного использования товарного знака является стремление обеспечить интенсивное функционирование знаков в хозяйственном обороте и сократить случаи их регистрации в спекулятивных целях лицами, не производящими товары и не оказывающими услуги.

Обязанность предприятий помещать на выпускаемых ими изделиях или их упаковке товарные знаки была закреплена в нормах Положения о товарных знаках 1962 г. Однако никаких негативных последствий неиспользования обозначения, в частности, досрочного прекращения действия регистрации, в указанном документе не содержалось. Тем не менее принятие указанного документа, отменившего все ранее действующие нормативные акты, касающиеся товарных знаков, подготовило почву для последующего более четкого закрепления принципа обязательного использования товарных знаков в Положении о товарных знаках 1974 г., а затем и в Законе РФ о товарных знаках.

Основные критерии использования знаков (в частности, формы и срок использования) в настоящее время установлены в ст. 22 Закона РФ о товарных знаках. Использованием товарного знака считается прежде всего применение его на товарах, для которых знак зарегистрирован, и/или их упаковке. Так, как использование расцениваются маркировка товарным знаком изделий, произведенных на территории РФ и предлагаемых к продаже; маркировка товарным знаком изделий, ввезенных из-за рубежа и предлагаемых к продаже; проставление товарного знака на потребительской упаковке и транспортной таре. Указанные действия может осуществлять правообладатель либо лицензиат.

При наличии уважительных причин неиспользования обозначения в указанной форме использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе (например, когда рынок готовится к принятию новых товаров), печатных изданиях (например, при размещении в периодическом издании интервью с производителем товара) и т. д.

По сравнению с Положением о товарных знаках 1974 г. в Законе РФ о товарных знаках более четко очерчены формы номинального использования товарного знака. Вместе с тем на современном этапе нельзя не отметить новых возможностей применения указанных обозначений. Речь в первую очередь идет об использовании товарных знаков на соответствующих сайтах Интернета в случае рекламы товаров или осуществления международной торговли.

Использование товарных знаков в Интернете играет подчас более важную роль, чем в обычной коммерции. На виртуальном рынке потребитель не имеет непосредственного контакта с товаром перед его покупкой и поэтому предпочитает приобретать товары известного производителя, ассоциирующиеся с конкретными товарными знаками. Применяя технологии Интернета, предприниматели используют товарные знаки в формах, часть из которых не подпадает под закрепленное в законодательстве определение «использования товарного знака». Например, применение знака в наименовании домена не может служить установлению связи товаров с их производителем без соответствующей информации на сайте. Кроме того, формы использования товарных знаков в Интернете, в том числе и такие традиционные, как реклама, характеризуются рядом специфических черт, обусловленных виртуальной сущностью Интернета. К таким чертам можно отнести: глобальный характер использования; отсутствие территориальных границ; сложность выявления лиц, незаконно использующих товарный знак. С этим связано возникновение многих актуальных правовых проблем (например, конфликт наименований доменов и товарных знаков и др.). Для решения указанных проблем необходима, во-первых, корректировка ряда положений Закона РФ о товарных знаках. Так, представляется, что ввиду специфики и разнообразия способов использования товарных знаков в Интернете необходимо расширить перечень форм номинального использования обозначений, закрепленных в п. 1 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках. Во-вторых, требуется разработка иных правовых актов, регламентирующих отношения в связи с использованием в российском сегменте сети Интернет различных объектов интеллектуальной собственности и наименований доменов, а также Федерального закона о правилах и методах ведения электронной торговли.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в ст. 22 Закона РФ о товарных знаках определенным образом сочетаются два основных подхода к оценке использования товарных знаков, т. е. помимо фактического применения знака в ряде случаев допускается его номинальное использование. Мнение о необходимости разумного сочетания фактического и номинального использования было высказано и в правовой литературе. Вместе с тем, имеются и другие точки зрения по этому вопросу. Например, С. А. Горленко считала, что «целесообразно придерживаться требования фактического, а не номинального применения товарного знака». В свою очередь Р. С. Восканян, склоняясь, по-видимому, к такому же мнению, не исключает в процессе совершенствования Закона РФ о товарных знаках «возможность предоставлять исключительные права на товарный знак при наличии товаров владельца этого знака».

В принципе, нет сомнений в том, что размещение знака на самом товаре является наиболее эффективной и действенной формой использования обозначения. Однако введение оценки использования товарного знака лишь с точки зрения его реального применения представляется нецелесообразным по следующим соображениям.

1. В основу оценки использования товарного знака положено именно фактическое использование обозначения, а номинальное применение допускается лишь в случае наличия особых обстоятельств, при которых реальное применение знака является невозможным. В этой связи возникает вопрос: какие обстоятельства следует считать уважительными? Закон РФ о товарных знаках (п. 1 ст. 22) указанное понятие не раскрывает.

Полагаем, что к уважительным причинам неприменения знака на товаре и/или его упаковке можно отнести: а) невозможность проставления на товаре из-за его вида (жидкий, освобожденный от маркировки и т. д.); б) изменение конъюнктуры рынка. В литературе верно отмечалось, что временные финансовые затруднения правообладателя, необходимость получения им лицензии на производство некоторых видов товаров не могут быть отнесены к уважительным причинам неиспользования знака.

Уважительные причины неприменения товарного знака на товаре (упаковке) следует отличать от причин, не зависящих от владельца товарного знака, при доказанности которых право на обозначение в случае его неиспользования может быть сохранено (п. 3 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках). К таким причинам относятся обстоятельства, которые независимо от воли владельца знака затруднили или сделали невозможным использование обозначения (наличие непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия, а также обстоятельства, связанные с личностью владельца: временная утрата дееспособности, состояние здоровья и др.).

2. Нужно учитывать, что одно и то же обозначение, как правило, одновременно регистрируется в отношении товаров и услуг, т. е. в качестве товарного знака и знака обслуживания. Ввиду специфики услуг способы их маркировки отличны от маркировки товаров. Услуги обозначаются путем воспроизведения знака обслуживания на эмблемах, официальных бланках, одежде обслуживающего персонала, фирменных пакетах, ярлыках и т. д. Следовательно, номинальное использование для знаков обслуживания является основным. Поэтому в связи с отсутствием указания на этот бесспорный факт в ст. 22 Закона РФ о товарных знаках, применение обозначения в сфере оказания услуг можно отнести к уважительным причинам неиспользования знака обслуживания на товаре (упаковке).

Поскольку реализация права на товарный знак в значительной степени касается не только интересов его правообладателя, но и конкурентов (в частности, лиц, заинтересованных в сужении объема правовой охраны товарного знака), а также Патентного ведомства, не заинтересованного в засорении Реестра, в законе определены последствия неиспользования обозначения. Неиспользование знака при наличии определенных обстоятельств служит основанием для утраты права на товарный знак (п. 3 ст. 22, абз. 4 п. 1 ст. 29 Закона РФ о товарных знаках). При решении вопроса о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием нужно обратиться к иным критериям оценки использования товарного знака, помимо рассмотренного. К таким критериям можно отнести объем использования товарного знака, срок использования, а также соответствие зарегистрированного и используемого обозначений.

Заметим, что вопрос, касающийся критериев оценки использования обозначения, представляется довольно сложным. К примеру, проблема объема использования знака в действующем законодательстве. Не достаточно четко отражен в Законе РФ о товарных знаках вопрос о территории использования.

Давая характеристику объема использования товарного знака, нужно отметить, что в литературе предлагается различать две стороны этого вопроса: количественную и качественную. Кроме того, решение данной проблемы зависит от конкретных условий производства продукции, а также специфики товаров. Например, использование может быть признано достаточным в случае применения изделия на ограниченном числе изделий, если товарным знаком обозначаются какие-либо уникальные приборы, изделия, пользующиеся ограниченным спросом. Наоборот, если товарный знак предназначается для маркировки серийных партий изделий, а применяется лишь на единичных опытных образцах, его использование может быть квалифицировано как недостаточное.

Качественная сторона вопроса об объеме использования связана с оценкой соответствия перечня товаров, указанных при регистрации, фактически маркируемым товарам. Указанные перечни, по общему правилу, должны друг с другом совпадать. Однако на практике встречаются различные несоответствия между перечнем зарегистрированных и фактически маркируемых товаров. Во-первых, возможна ситуация, когда знак используется для товаров, не указанных в регистрационном перечне. Такое использование товарного знака является неправомерным и не учитывается как исполнение обязанности по применению знака. Исключение составляют случаи, когда обозначение применяется для товаров, формально не указанных в регистрационном перечне, но охватываемых одним из терминов перечня как родовым понятием. В этой ситуации использование знака является правомерным. Во-вторых, возможны случаи, когда знак фактически используется для более узкого круга товаров, чем это указано при регистрации. В этом случае Высшая патентная палата (Палата по патентным спорам после ее создания) вправе рассмотреть вопрос о сужении объема охраны товарного знака путем исключения из перечня товаров тех объектов, которые фактически не производятся или не маркируются товарным знаком.

При этом остается неясным, будет ли основанием для уменьшения объема правовой охраны то обстоятельство, что товарный знак используется лишь для части товаров, в отношении которых остальные товары, указанные в регистрационном перечне, могут считаться однородными. Полагаем, что подобное использование обозначения нужно считать достаточным, ибо, если произойдет погашение знака для товаров, однородных тем, на которых обозначение использовалось, то последующая регистрация тождественного обозначения на имя другого лица в отношении этих товаров будет противоречить требованиям п. 1 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках. В любом случае критерии оценки объема использования товарного знака необходимо закрепить в соответствующих Методических рекомендациях, разработанных Роспатентом.

Следующим является вопрос о возможности изменения вида товарного знака в процессе его использования и учете указанных изменений при оценке использования знака. Данная проблема связана с тем, что на практике по тем или иным причинам (рекламно-коммерческим, технологическим и т. д.) часто встречаются несоответствия между используемым и зарегистрированным знаком. При этом владельцы товарных знаков приводят факт применения зарегистрированного знака с внесенными изменениями в качестве доказательства использования обозначения. Этот же вопрос иногда возникает при столкновении интересов различных фирм. Например, российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака, содержащего словесное обозначение «Мир», выполненное в кириллице. При экспертизе выяснилось, что в 1992 г. немецкой фирмой зарегистрирован товарный знак, содержащий словесное обозначение «Mir», выполненное латинскими буквами, на те же виды товаров и услуг. Российский заявитель, получив запрос экспертизы, подал в Высшую патентную палату заявление о досрочном прекращении действия регистрации данного товарного знака по причине его неиспользования. Свое ходатайство он мотивировал тем, что немецкая фирма не использовала товарный знак в том виде, в каком он охраняется на территории РФ.

Указание на возможность видоизменения товарного знака содержится в ст. 5. С. (2) Парижской конвенции, в соответствии с которой применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признание недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку. Исходя из положений Парижской конвенции, можно сделать вывод, что допустимо изменение отдельных элементов знака (например, исполнение словесного знака заглавными буквами, а не строчными; использование изобразительного знака в зеркальном изображении; изменение цветового сочетания элементов знака и проч.), если при этом не меняется его существо. Данное правило закреплено и в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (п. 3 ст. 22). Если же характер знака изменяется существенно, то требуется оформление новой заявки.

Таким образом, владелец товарного знака в качестве доказательства использования обозначения вправе представить его в несколько измененном виде. Оценку различия между зарегистрированным и используемым знаком в этом случае должен производить орган, рассматривающий данный спор. С другой стороны, обладатель права на товарный знак может подать заявление о внесении изменений в регистрацию знака, касающихся отдельных элементов обозначения. Если в Реестр и свидетельство Роспатентом внесена соответствующая запись, это должно быть принято во внимание Палатой по патентным спорам в качестве доказательства того, что применение измененного товарного знака тем не менее не изменяет его существа.

Следующим важным параметром использования знака является его срок. Характеристика продолжительности использования товарного знака содержится в ряде статей Закона РФ о товарных знаках (ст. 2, 16, п. 3 ст. 22, ст. 29). Однако наибольший интерес в контексте рассматриваемого вопроса представляет срок возможного неиспользования товарного знака. В соответствии с требованиями, установленными в п. 3 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, если этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Из анализа указанной нормы вытекает, что, во-первых, срок неиспользования товарного знака равен любым трем годам, истекшим после регистрации обозначения, и, во-вторых, указанный срок должен быть непрерывным.

Заметим, что в новой редакции п. 3 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках срок неиспользования сокращен с 5 до 3 лет. Подобное уменьшение периода неиспользования знака представляется не вполне оправданным, учитывая небольшой практический опыт решения данной группы дел Высшей патентной палатой, а также отсутствие в законодательстве ряда критериев оценки использования знака. Именно пятилетний период берется за основу при решении рассматриваемого вопроса в большинстве зарубежных стран (США, Франции, ФРГ, Великобритании и др.), тогда как трехлетний срок применяется в небольшой группе стран. Наконец, уменьшение срока неиспользования товарного знака может привести к определенным злоупотреблениям, ибо доказывать использование знака обязан владелец обозначения, отрываясь от основной деятельности, а лицо, подавшее заявление о прекращении охраны обозначения ввиду его неиспользования, не несет никакой ответственности в случае подтверждения использования знака.

Заканчивая рассмотрение вопроса, касающегося времени неиспользования товарного знака, отметим, что иногда вполне возможно приостановление этого срока. В частности, обстоятельством, приостанавливающим трехлетний срок неприменения знака, может являться оспаривание регистрации товарного знака третьими лицами в соответствии со ст. 28 Закона РФ о товарных знаках. Полагаем, что период существования подобных обстоятельств должен исключаться из общего трехлетнего срока неиспользования знака, что целесообразно отразить в Законе РФ о товарных знаках.

Давая характеристику критериям оценки использования товарного знака, нельзя не отметить, что вопрос о том, на какой территории должен вводиться в хозяйственный оборот товар, маркируемый товарным знаком, либо осуществляться номинальное применение обозначения для доказанности использования товарного знака, также не решен достаточно четко. Считаем, что, учитывая территориальные пределы действия права на товарный знак, использование обозначения должно иметь место на территории РФ, то есть страны, где действует указанное право. Косвенное указание на территорию России при оценке использования знака содержится в абз. 2 п. 1 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках. Таким образом, применение знака на другой территории не будет принято во внимание при рассмотрении вопроса об его использовании. Указанного правила придерживаются законодательства многих зарубежных стран, хотя в некоторых государствах (например, США, Канада) учитывается и использование за рубежом.

Неприменение знака в течение указанного срока при наличии определенных обстоятельств служит основанием для утраты владельцем права на обозначение. К таким обстоятельствам можно отнести: а) обращение третьего лица с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ввиду неиспользования; б) отсутствие оправдывающих неиспользование причин.

Условия подачи и рассмотрения заявлений о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака ввиду его неиспользования предусмотрены в настоящее время в Правилах подачи жалоб, заявлений и ходатайств и их рассмотрения в Высшей патентной палате Российского агентства по патентам и товарным знакам (в редакции приказа Роспатента от 4 декабря 1998 г.; далее Правила). Рассмотрение указанных заявлений в соответствии с новой редакцией Закона РФ о товарных знаках возложено на Палату по патентным спорам с момента ее создания.

В соответствии с п. 3.1 Правил, а также согласно п. 3 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках доказательства использования знака должны представляться правообладателем. В качестве таких доказательств могут быть предоставлены документы об объеме выпуска или продаж товара на территории РФ, документы о рекламе, копия лицензионного договора и др.

Как видно, владелец товарного знака и лицо, подавшее заявление, находятся в неравном положении. Первый вынужден предоставлять доказательства, отрываясь от основной деятельности, а второй зачастую действует наугад. Еще больше положение правообладателя осложняется в связи с тем, что в случае непредставления им отзыва на заявление третьего лица Высшая патентная палата вправе принять решение о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака или о досрочном прекращении охраны международной регистрации товарного знака на территории РФ (п. 6.2 Правил).

Вместе с тем Высшая патентная палата не всегда располагает возможностями для надлежащего уведомления владельца знака, если изменения наименования или адреса последнего не были внесены в Реестр товарных знаков и свидетельство. Следовательно, поскольку обладатель права на товарный знак не имел возможности предоставить отзыв на заявление о досрочном прекращении регистрации товарного знака по причине его неиспользования, он может оспорить решение Высшей патентной палаты в судебном порядке. В качестве ответчика в таком случае будет выступать Роспатент, аннулировавший регистрацию без предоставления владельцу возможности отстаивать свои права.

Необходимость решения проблем, так или иначе касающихся использования товарных знаков, назрела сейчас и при рассмотрении дел в сфере товарных знаков арбитражными судами. При этом наибольший интерес вызывает затронутый судами вопрос о том, подлежит ли защите право на знак в случае, если право на использование обозначения истцом не реализовано? Характерным в этом отношении является следующее судебное дело.

Истец ЗАО «Инфен-Трейдинг» обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском к ООО «Партнер – Лайн» и просил вынести решение, с целью обязать ответчика прекратить использование товарного знака «Talento» на продаваемой мебели, обязать ответчика удалить указанный товарный знак с продаваемой мебели и обязать ответчика опубликовать в газете «Владивосток» решение суда по настоящему иску с целью восстановления деловой репутации истца. При рассмотрении дела в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, на стороне ответчика были привлечены ООО «Атлас» и компания «Дасан офис систем Ко., Лтд.» (Республика Корея). Решением суда иск был удовлетворен. При рассмотрении в судебном заседании апелляционной жалобы ответчика были исследованы материалы дела, в соответствии с которыми установлено, что свидетельство на товарный знак «Talento» в РФ было выдано АОЗТ «Инфен» 16 января 1998 г. (приоритет установлен с 7 июня 1995 г.). Владелец товарного знака вправе его использовать на товарах и услугах следующих классов МКТУ: 20 – мебель; 35 – агентство по импорту-экспорту, сбыт товара через посредника; 42 – реализация товара. Далее, 5 мая 1998 г. товарный знак был переуступлен ЗАО «Инфен-Трейдинг» (истцу), о чем в свидетельстве имеется отметка.

Такой же товарный знак имеется на мебели, которую ввозит ответчик для реализации из Республики Корея.

Проверив материалы дела и правильность применения норм материального права, апелляционная инстанция сочла, что жалоба ответчика подлежит удовлетворению, а решение суда первой инстанции – отмене по следующим основаниям.

Материалами дела установлено, что знак «Talento» надлежащим образом зарегистрирован и в РФ и в Республике Корея, причем в Республике Корея с более ранним приоритетом.

Коллегия с учетом нижеследующих обстоятельств посчитала, что истцом не реализовано право на использование своего товарного знака. Так, истец пояснил, что товарный знак «Talento» в виде пластикового носителя на мебель наносится непосредственно ЗАО «Инфен-Трейдинг». Мебель же покупается на российских предприятиях, назвать которые истец отказался, опасаясь недобросовестной конкуренции со стороны ответчика. Суд же предположил, что истец представил недостоверную информацию, так как в буклете, рекламирующем продаваемую мебель истца представлена мебель из Южной Кореи, в частности, с фабрики компании «Дасан Офис Система Мебель Ко., Лтд.» Эти доводы суда подтвердила корейская компания, привлеченная судом в качестве третьего лица. В письме в апелляционную инстанцию указанная компания сообщила, что в Приморский край поставляет свои товары с торговой маркой «Talento» двум компаниям – компании «SRP», которая реализует мебель через компанию «Инфен-Трейдинг», и компании «Атлас», которая реализует мебель через компанию «Партнер-Лайн».

Материалами дела подтверждено, что ответчик правомерно использует спорный товарный знак, ибо компания «Дасан» – владелец обозначения, дала согласие на реализацию мебели с товарным знаком «Talento» на российском рынке через ООО «Атлас». Ответчик осуществляет перепродажу мебели с указанным товарным знаком по договору с ООО «Атлас».

Поскольку установлено, что ответчик и третье лицо используют спорный товарный знак с согласия корейского владельца, то истец не вправе запретить использовать этот товарный знак, который является независимым от его товарного знака. На основании изложенного решение суда первой инстанции было отменено.

Проверив законность указанного решения, кассационная инстанция Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа нашла его подлежащим отмене с передачей дела на новое рассмотрение, поскольку выводы суда не соответствовали материалам дела. Так, в материалах дела отсутствует правоустанавливающий документ на товарный знак, зарегистрированный за компанией «Дасан». Согласно представленному свидетельству о регистрации торговой марки «Talento» в Республике Корея этот товарный знак зарегистрирован на имя гражданина Ким Генг Чжона в отношении группы товаров, в которую не включена офисная мебель. При новом рассмотрении дела суду рекомендовано устранить указанное противоречие, а также решить вопрос: подлежит ли защите право на знак в случае, если право на использование обозначения судом не реализовано.

Полагаем, что при решении указанного дела необходимо исходить из следующего. Во-первых, нужно учитывать, что по общему правилу товарные знаки пользуются правовой охраной лишь в пределах территории того государства, в котором обладатель исключительного права приобрел указанное право в установленном законом порядке. Как следует из материалов дела, истец обладает свидетельством на спорный товарный знак, выданным 16 января 1998 г. Товарный знак, используемый ответчиком, зарегистрирован на территории Кореи и, следовательно, правовой охраной в РФ не обладает. В свою очередь истец имеет исключительное право на знак «Talento» в соответствии со ст. 3, 4 Закона РФ о товарных знаках, в том числе право запрещать использование знака другими лицами.

Во-вторых, положения ст. 23 Закона РФ о товарных знаках в настоящем случае неприменимы.

В-третьих, вопрос о защите права на товарный знак не должен ставиться в зависимость от использования обозначения, так как объем прав владельца знака устанавливается на основании государственной регистрации. Последствия неиспользования знака, четко зафиксированные в ст. 22 Закона РФ о товарных знаках, суд применять не может до рассмотрения дела уполномоченным органом.

Поэтому иск должен быть удовлетворен, ибо действия ответчика (ввоз, продажа) нарушают право истца на товарный знак.

Поскольку товарный знак является элементом рыночной экономики, важное значение приобретает эффективность его использования, включая применение различных способов и методов продвижения обозначения на рынке. «Под эффективностью использования товарного знака следует понимать степень общественного воздействия товарного знака на производство, сбыт и эксплуатацию определенных видов продукции, маркированной данным товарным знаком, или на объем оказания услуг, сопровождаемых данным знаком обслуживания». Результатом такого воздействия будет привлечение наибольшего количества потребителей к товарам обладателя права на товарный знак, а следовательно, получение последним максимальной прибыли.

Заметим, что проблема эффективности использования товарных знаков исследовалась в работах многих авторов. При этом некоторые ученые, рассматривая указанный вопрос, касались лишь отдельных сторон проблемы. Другие авторы, в свою очередь, старались решить указанную проблему в целом, анализируя в совокупности факторы, влияющие на оптимальное использование обозначений. Например, В. М. Сергеев выделил следующие конкретные направления повышения эффективности использования товарных знаков: повышение рекламно-эстетических свойств товарного знака; повышение качества маркируемых товаров; повышение эффективности правовой охраны товарных знаков; совершенствование системы использования товарных знаков.

В целом соглашаясь с предложенной классификацией мер повышения эффективности использования товарных знаков, отметим, что непосредственно к самим товарным знакам относятся лишь первое, третье и четвертое направления. Если обратиться к основным требованиям, предъявляемым непосредственно к товарному знаку для решения задачи повышения эффективности использования обозначения, то их, на наш взгляд, можно классифицировать следующим образом: а) технологические; б) психологические; в) правовые.

Товарный знак соответствует технологическим требованиям, если его можно нанести на изделия, использовать в оформлении помещений, на фирменной одежде и т. д. Следовательно, для эффективности использования обозначения при его разработке необходимо учитывать способ, каким он будет тиражироваться на продукции.

В соответствии с психологическими требованиями обозначение должно положительно воздействовать на потребителя, быть запоминаемым, индивидуальным. Это может быть достигнуто путем разработки нового товарного знака, модернизации существующего, применения вариантов товарного знака, включения в товарный знак вспомогательной части фирменного наименования и т. д.

Психологические требования к обозначению тесно связаны с совершенствованием способов использования знака. При этом важное значение при продвижении товарного знака на рынке имеет реклама. Как отмечала Л. Д. Нефедова, «использование товарных знаков в маркировке товаров и их рекламе является единой проблемой». Для того чтобы получить пригодные для рекламы товарные знаки, при их разработке следует учитывать законы психологии, которые учат различать, что привлекает внимание человека, а что оставляет его равнодушным. В частности, при создании товарного знака нужно учитывать такие аспекты как категории потребителей продукции, условия ее сбыта.

Проводимые исследования выявили большую зависимость между рекламным бюджетом компаний и распознаваемостью товарного знака, что подтверждается следующими данными.

Из приведенных данных видно, что коммерческий успех, например, компании «Довгань» напрямую зависел от проводимых ею рекламных мероприятий. Таким образом, товарный знак, отвечающий психологическим требованиям, устанавливает определенную связь между производством и потреблением товаров, как правило, с помощью рекламы.

Наконец, правовые требования к товарному знаку выражаются в необходимости своевременной регистрации обозначения и получении охранного документа, а также в осуществлении действий, поддерживающих право на товарный знак в силе.

Можно сделать вывод, что в условиях рыночной экономики повышение эффективности использования товарных знаков достигается при условии соответствия знака совокупности указанных требований с учетом факторов, влияющих на совершенствование системы использования знаков (применение разнообразных форм рекламы; постоянное изучение структуры потребительского спроса; использование новых форм передачи права на товарный знак и др.).

Вопрос, касающийся использования товарного знака имеет еще один аспект. Речь идет о предупредительной маркировке, право на использование которой закреплено за владельцем товарного знака ст. 24 Закона РФ о товарных знаках. Опираясь на содержание указанной нормы, можно вывести определение предупредительной маркировки. Предупредительная маркировка представляет собой уведомление в форме определенной записи, которое проставляется рядом с товарным знаком с целью предупреждения всех третьих лиц о наличии исключительного права владельца знака на данное обозначение. Таким образом, возможность применения предупредительной маркировки имеет важное значение для предотвращения нарушения права на товарный знак.

Хотя применение предупредительной маркировки не является обязанностью правообладателя, отечественным предпринимателям необходимо учитывать, что использование данного уведомления повышает эффективность использования самого товарного знака в рыночных условиях. Этому способствуют рекламная, информационная и патентно-правовая функции маркировки, подробно проанализированные в работах В. М. Сергеева. Целесообразность использования предупредительной маркировки главным образом состоит в том, что она является прямым оповещением о действии права на товарный знак, облегчая процесс защиты обозначения.

Следует подчеркнуть, что в новой редакции Закона РФ о товарных знаках (ст. 24) впервые зафиксированы формы предупредительной маркировки в виде латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности (®); слова «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак». Если обратиться к международной практике, то можно выделить следующие символы, используемые в качестве предупредительной маркировки:

R – Registered – Товарный знак зарегистрирован в Патентном ведомстве.

L–Logo – Логотип заявлен в Патентное ведомство в качестве словесного обозначения.

TM – Trade Mark – Товарный знак заявлен в Патентное ведомство, но еще не зарегистрирован.

SM – Service Mark – Знак обслуживания заявлен в Патентное ведомство, но еще не зарегистрирован.

Представляется, что в целях простоты, единообразия, а также в соответствии с международной практикой более логично закрепить в качестве формы предупредительной маркировки наиболее часто применяемый в обороте символ: латинская буква «R» в окружности. При этом данное уведомление должно применяться только в отношении зарегистрированных товарных знаков, ибо если знак не зарегистрирован, такое применение будет являться противоправным. Вместе с тем можно согласиться с высказанным в литературе мнением о том, что вполне допустимо использование особой предупредительной маркировки в отношении заявленных на регистрацию знаков, находящихся в процессе экспертизы. Хотя в законодательстве в настоящее время нет указания на подобное правомочие, на практике указанная маркировка применяется довольно широко в виде специального уведомления «ТМ». Если подана заявка на регистрацию знака обслуживания, более уместно употребление символа «SM».

Завершая рассмотрение вопроса, связанного с предупредительной маркировкой, можно сделать вывод о том, что эта маркировка не должна использоваться на обозначениях товаров до подачи заявки на регистрацию товарного знака. Во-первых, такое применение маркировки считается уголовно наказуемым, а, во-вторых, преждевременное использование заявителем предупредительной маркировки создает определенные затруднения при экспертизе заявленного обозначения.

 

4.3. Формы распоряжения товарным знаком

Правообладатель, обладая исключительным правом на использование товарного знака, может не только сам применять его для маркировки соответствующих товаров в процессе их изготовления и сбыта, но и полностью или частично передать свои правомочия третьим лицам, либо иным образом распорядиться обозначением по своему усмотрению в пределах, предусмотренных законом. Возможность по распоряжению товарным знаком включена в содержание исключительного права на товарный знак в качестве элемента правомочия владельца товарного знака на собственные действия. Необходимость распоряжения товарным знаком может быть вызвана различными причинами. В частности, реализация указанной возможности помогает осваивать новые рынки сбыта, расширять территорию распространения знака, получать материальную выгоду, а в некоторых случаях – сохранять правовую охрану обозначения.

В литературе характеристика распоряжения товарным знаком в основном сводится к возможности передачи права на товарный знак в форме уступки обозначения или предоставления лицензии на его использование. В то же время некоторые авторы отмечают, что возможность распоряжения товарным знаком реализуется также путем подачи заявления о досрочном прекращении действия регистрации знака.

Подобная трактовка рассматриваемой возможности обладателя права на товарный знак представляется довольно узкой. Помимо указанных форм к распоряжению товарным знаком можно отнести возможность внесения правообладателем имущественного права на использование обозначения в уставный (складочный) капитал юридического лица в соответствии с п. 6 ст. 66 ГК РФ, а также в общее имущество товарищей по договору о совместной деятельности (ст. 1041–1054 ГК РФ); возможность залога имущественного права на использование товарного знака в соответствии со ст. 54 Закона РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г. и ст. 336 ГК РФ. Исключительное право на товарный знак может быть объектом доверительного управления (п. 1 ст. 1013 ГК РФ). Кроме того, не исключена возможность распоряжения исключительным правом на товарный знак путем завещания.

Наибольшее практическое значение имеют три основные юридические формы передачи права на товарный знак: уступка товарного знака (ст. 25 Закона РФ о товарных знаках), выдача лицензий на использование обозначения (ст. 26 Закона РФ о товарных знаках), а также коммерческая концессия (глава 54 ГК РФ). Заметим, что указанные формы передачи права на товарный знак получили широкое распространение во всем мире. Это вызвано тем, что в настоящее время очень сложно создать новый товарный знак, способный конкурировать с уже известными знаками на рынке однородных товаров и услуг. Поэтому многие предприниматели стараются пользоваться уже хорошо зарекомендовавшими себя обозначениями для маркировки и рекламы новых товаров.

В историческом аспекте передача права на товарный знак прошла путь от безусловного запрещения до прямого разрешения в отдельных странах. В ранний период использования рассматриваемых объектов промышленной собственности законодательство большинства государств не допускало самостоятельного отчуждения права на знак, ибо товарные знаки рассматривались как часть единого имущества предприятия и поэтому подлежали передаче только вместе с этим имуществом. К примеру, в соответствии с российским Законом «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)» 1896 г. право на товарный знак могло передаваться другому лицу, но не иначе как в случае отчуждения или сдачи в аренду самого предприятия с сохранением фирмы. Однако изменения в капиталистической системе хозяйства, связанные с монополизацией производства, расширением коммерческих связей между производителями, обусловили экономическую потребность в передаче права на товарный знак независимо от остального имущества предприятия.

В настоящее время можно выделить два способа отчуждения права на знак: «связанный» и «свободный». «Свободный» способ отчуждения права на товарный знак, в отличие от «связанного», предполагает передачу права на обозначение как таковое, независимо от остального имущества предприятия. К числу стран, допускающих свободное отчуждение права на знак, относятся Великобритания, Франция, Канада, Австрия, а также некоторые другие государства, в том числе и Россия.

Уступка обозначения и предоставление лицензии на использование товарного знака производится на основании соответствующих гражданско-правовых договоров: по договору об уступке товарного знака и лицензионному договору. Следует подчеркнуть, что в законодательстве по товарным знакам нет подробной регламентации указанных договоров, за исключением положений, касающихся регистрации рассматриваемых сделок. В отношении же ГК РФ, наиболее емкая часть которого посвящена обязательственному праву, можно отметить, что, несмотря на значительное расширение круга урегулированных Кодексом договоров, нормы о лицензионном договоре и договоре об уступке (как товарного знака, так и патентных прав) в этом нормативном акте отсутствуют.

Вместе с тем существует мнение, что с принятием II части ГК РФ регулирование правоотношений, связанных с использованием товарных знаков по лицензионному договору, осуществляется в соответствии с главой 54 ГК РФ, регламентирующей договор коммерческой концессии. Полагаем, что данное мнение не бесспорно, в связи с чем остановимся на рассмотрении указанного аспекта правового регулирования передачи права на товарный знак.

Договор коммерческой концессии рассматривается как новая, наиболее прогрессивная система организации бизнеса. Практика заключения подобных сделок в нашей стране существует, хотя и не получила широкого распространения. Такие известные фирмы, как «Макдональдс», «Баскин-Роббинс» и др. организуют производство путем заключения этого вида договора. В числе первых договоров коммерческой концессии, зарегистрированных Роспатентом в 1996 г., был договор между правообладателем – компанией «Колгейт Палмолив» (США) и пользователем – АО «Колгейт Палмолив» (РФ), по которому правообладатель предоставил права на использование 35 изобретений и 7 промышленных образцов в области производства предметов и средств гигиены, а также права на использование около 60 товарных знаков.

Заметим, что относительно правовой природы указанного договора в литературе нет единого мнения. Некоторые авторы полагают, что договор коммерческой концессии является разновидностью лицензионных договоров. Например, В. Смирнов считает, что для указанного соглашения логичным было бы название «смешанной лицензии». Л. А. Трахтенгерц, также относя договор коммерческой концессии к разновидности лицензионных договоров, в дальнейшем сам себе противоречит, говоря о франчайзинге как о самостоятельном виде договоров. Другие же авторы (в частности, Е. А. Суханов, Г. Е. Авилов) рассматривают франчайзинг как вполне самостоятельную разновидность договоров, отмечая при этом комплексный характер концессионного соглашения. Последнее мнение представляется более верным по приведенным ниже соображениям.

Безусловно, у лицензионного договора на использование объектов промышленной собственности, в том числе товарного знака, и договора коммерческой концессии много общих черт. Понятие лицензионного договора содержится только в Патентном законе РФ, однако оно вполне применимо при передаче права на использование любого охраноспособного объекта промышленной собственности. Согласно п. 1 ст. 13 указанного нормативного акта, по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, с соблюдением ограничений, возложенных на пользователя законом или договором (п. 1–2 ст. 1027 ГК РФ). Таким образом, можно сделать вывод, что в обоих случаях речь идет о предоставлении права на использование соответствующих объектов интеллектуальной собственности в том или ином объеме.

Вместе с тем коммерческая концессия, в отличие от лицензионного договора, предполагает передачу предоставленного правообладателем комплекса исключительных прав, включающего в себя право на фирменное наименование (коммерческое обозначение), право на охраняемую коммерческую информацию, а также права на товарные знаки, знаки обслуживания, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, которые необходимы для использования в определенной сфере предпринимательской деятельности. Можно согласиться с В. Смирновым в том, что состоять такой комплекс может из любого количества прав, но не менее двух. Следует отметить, что фирменное наименование или коммерческое обозначение являются необходимыми составляющими комплекса исключительных прав, передаваемых по концессионному соглашению. Поэтому в случае прекращения принадлежащих правообладателю прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами договор коммерческой концессии прекращается (п. 3 ст. 1037 ГК РФ). По лицензионному же договору право на использование чужого фирменного наименования не может быть предоставлено. Подчеркнем, что до введения в действие главы 54 ГК РФ право на фирму являлось в принципе правом неотчуждаемым и могло быть передано другому лицу лишь в случае передачи самого предприятия.

Еще одно непременное условие договора франчайзинга состоит в том, что его сторонами должны выступать коммерческие организации и граждане – предприниматели (п. 3 ст. 1027 ГК РФ). К сторонам лицензионных соглашений такие требования не предъявляются. Например, в соответствии со ст. 26 Закона РФ о товарных знаках лицензиатом может быть юридическое лицо, а также гражданин – предприниматель.

Для франчайзинга свойственно сотрудничество сторон в процессе исполнения обязательства, так как их конечные интересы во многом совпадают. Коммерческий успех пользователя во многом зависит как от умения правообладателя надлежаще обучить контрагента правилам работы созданной системы извлечения прибыли, так и от постоянного контроля пользователя и содействия ему в течение срока действия договора коммерческой концессии (ст. 1031 ГК РФ). Таким образом, пользователю передаются особые приемы и методы ведения бизнеса (методы управления, особенности производства товаров и подготовки персонала, приемы рекламирования продукции и проч.) под фирменным наименованием и товарным знаком правообладателя. Кроме того, концессионный договор может предусматривать использование пользователем всех элементов корпоративного облика фирмы-правообладателя, включая использование персоналом специальной униформы, особого внешнего и внутреннего дизайна помещений правообладателя.

Вместе с тем ГК РФ не относит условие о постоянном консультационном содействии, оказываемом правообладателем пользователю, к существенным условиям договора, ставя его в зависимость от усмотрения сторон (п. 2 ст. 1031). Однако предусмотрен обязательный инструктаж пользователя и его работников по всем вопросам, связанным с осуществлением соответствующих прав (п. 1 ст. 1031 ГК РФ). Заметим, что тесные рабочие отношения между лицензиаром и лицензиатом не являются обязательным условием лицензионного соглашения.

Наконец, важным отличием договора коммерческой концессии от лицензионного является то, что прекращение исключительного права, пользование которым предоставлено по договору франчайзинга, не ведет к прекращению этого договора (ст. 1040 ГК РФ), свое действие прекращает лишь «лицензионная часть» концессионного соглашения. Между тем прекращение исключительного права, переданного по лицензионному договору, ведет к прекращению указанной сделки. В литературе приводятся и другие различия между названными договорами, которые, на наш взгляд, являются второстепенными.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор коммерческой концессии является более сложным, чем лицензионный договор. Кроме того, франчайзинг носит комплексный характер, ибо в нем присутствуют элементы лицензионного соглашения, договора об оказании услуг, договора о совместной деятельности, а иногда и других договоров. Поэтому договор коммерческой концессии регламентируется в ГК РФ как самостоятельный вид договора.

Продолжая рассмотрение вопроса о применении к рассматриваемым отношениям норм ГК РФ, отметим высказанную в литературе точку зрения о том, что уступка исключительных прав может опосредоваться с помощью договора купли-продажи имущественных прав (п. 4 ст. 454 ГК РФ). При этом исключительные права могут быть предметом купли-продажи в случаях, когда это не противоречит природе таких прав и не запрещено специальным нормативным актом. Полагаем, что договор уступки товарного знака не может расцениваться в качестве разновидности договора купли-продажи, несмотря на общую экономическую сущность указанных соглашений. Специфика правового регулирования договоров об уступке товарных знаков заключается в следующем:

1) существуют специальные нормативные акты, регламентирующие понятие, существенные условия, порядок оформления такого договора (Закон РФ о товарных знаках (ст. 25); Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака (п.5));

2) предметом договора является передача свидетельства на товарный знак, представляющего собой юридический документ, удостоверяющий приоритет и исключительное право на использование товарного знака;

3) сторонами договора в соответствии с п. 3 ст. 2 Закона РФ о товарных знаках могут быть только юридические лица и граждане – предприниматели;

4) существует специальный порядок оформления договора об уступке товарного знака. Соглашение вступает в силу с момента регистрации в Роспатенте, незарегистрированные договоры считаются недействительными;

5) законодательство не запрещает безвозмездную уступку товарного знака.

Следовательно, есть основания для того, чтобы отнести договор об уступке товарного знака к самостоятельному виду договоров.

В заключение характеристики правового регулирования форм передачи права на товарный знак, заметим, что в итоговом проекте четвертой части ГК РФ «Интеллектуальная собственность» договор об уступке прав и лицензионный договор выделены в качестве самостоятельных видов соглашений (ст. 14, 15). Представляется нецелесообразным вынесение рассматриваемых договоров за рамки обязательственного права. Гораздо логичнее внести дополнения во II часть ГК РФ, урегулировав данные договоры в главе, предшествующей главе 54 Кодекса.

Таким образом, в настоящее время к договору об уступке товарного знака и лицензионному договору на использование обозначения должны применяться общие положения ГК РФ о сделках и договорах.

Следует иметь ввиду, что в литературе выделяется особый класс гражданско-правовых договоров – договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау, куда, в частности, включают договор об уступке патента, патентно-лицензионные договоры, договор о передаче ноу-хау, авторские договоры, договоры на выполнение научно-исследовательских работ, а также на передачу научно-технической продукции. В связи с этим подчеркнем, что, во-первых, договор об уступке товарного знака и договор коммерческой концессии также относятся к указанному классу гражданско-правовых договоров. Во-вторых, в системе обязательств необходимо, наряду с другими группами договорных обязательств, выделять обязательства по передаче имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, на что при классификации обязательств в правовой литературе не всегда обращается внимание.

Рассмотрим теперь более подробно формы передачи права на товарный знак, предусмотренные Законом РФ о товарных знаках.

Уступка товарного знака означает передачу исключительного права на обозначение правообладателем другому лицу (организации либо гражданину – предпринимателю) в отношении всех или части товаров, для которых знак зарегистрирован. Таким образом, в силу договора об уступке товарного знака правообладатель отказывается от его дальнейшего использования и передает исключительное право на товарный знак приобретателю, который, в свою очередь, обязуется предоставить правообладателю встречное удовлетворение, если оно предусмотрено договором.

Согласно ч. 1 ст. 25 Закона РФ о товарных знаках товарный знак можно уступить в отношении как всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, так и в отношении какой-либо их части. Этим положением подчеркивается тот факт, что передача права производится не просто на знак как определенный символ, а на товарный знак, т. е. в его связи с определенными товарами, относящимися к соответствующим классам. Это обстоятельство следует учитывать при уступке товарного знака, зарегистрированного по большому числу классов товаров, если обозначение уступается лишь для ограниченного числа классов либо только для части товаров в рамках одного класса. В этом случае к приобретателю права на товарный знак переходят все права на обозначение, но только в отношении конкретных товаров. Приобретатель исключительного права на обозначение может использовать товарный знак на указанных товарах и их упаковке, а кроме того, вправе выдавать лицензии на использование товарного знака другим лицам. Прежний же правообладатель должен в дальнейшем использовать обозначение только на товарах, право маркировки которых не перешло к иному лицу по договору об уступке товарного знака. В случае уступки права на товарный знак в отношении всех товаров, для которых знак зарегистрирован, приобретатель принимает на себя полностью все права и обязанности прежнего правообладателя.

В настоящее время в отечественном законодательстве предусмотрена уступка товарного знака как вместе с предприятием, на котором обозначение используется, так и без передачи имущества предприятия. Так, в соответствии с п. 1, 2 ст. 559 ГК РФ по договору продажи предприятия права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ, услуг переходят к покупателю вместе с имуществом предприятия, если иное не предусмотрено договором. Передача товарного знака может осуществляться и без передачи предприятия, с которым он связан. Однако при этом возникает опасность ввести в заблуждение потребителя, ибо товарный знак обычно ассоциируется у покупателей с определенным производителем соответственного товара или услуги.

В целях охраны интересов потребителей при уступке обозначения Закон РФ о товарных знаках (ч. 2 ст. 25) установил существенное ограничение для совершения рассматриваемых сделок. Уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовления. Указанное ограничение сформулировано в Законе РФ о товарных знаках достаточно размыто, что вызывает определенные трудности при заключении рассматриваемых договоров. Тем не менее, опираясь на содержание положений приведенного нормативного акта, а также принимая во внимание рекомендации специалистов Роспатента, можно привести примерный перечень ситуаций, позволяющих рассматривать уступку товарного знака как вводящую в заблуждение потребителей: во-первых, если уступка обозначения осуществляется в отношении части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых владелец знака сохраняет за собой право на товарный знак; во-вторых, если уступка знака осуществляется в отношении обозначения, признанного в установленном порядке общеизвестным; в-третьих, если лицу, находящемуся в другом географическом объекте, уступается товарный знак, включающий как неохраноспособный элемент обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара; в-четвертых, если уступка товарного знака осуществляется в отношении обозначения, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирму.

Следует отметить, что применение ч. 2 ст. 25 Закона РФ о товарных знаках вызывает определенные сложности и при разрешении споров, связанных с товарными знаками, арбитражными судами. К примеру, товарищество с ограниченной ответственностью «Мила-форм» обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу закрытого типа «Производственное объединение “ТОС”» о запрещении выпуска товаров с товарными знаками «Аурон», «Соматон», «Витаон». Владельцем указанных обозначений являлся истец на основании зарегистрированных в 1995 г. сделок об уступке ему товарных знаков Фондом имени В. В. Караваева. Ответчик иска не признал, считая свои действия правомерными, ибо он использовал соответствующие товарные знаки на основе договоров, заключенных с Фондом имени В. В. Караваева в 1992 г. Кроме того, ответчик полагал, что договоры по уступке товарных знаков ТОО «Мила-форм» ничтожны, так как они создают искаженное представление о товаре и его изготовителе. В качестве доказательства акционерное общество предоставило предписание Департамента фармации, запрещающее ТОО «Милаформ» реализацию товаров из-за их ненадлежащего качества. Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил предыдущие решение и постановление по этому делу и в иске отказал, признав сделки по уступке товарных знаков ничтожными ввиду их противоречия ст. 23, 25 Закона РФ о товарных знаках. Суд счел, что в данном случае имеет место введение в заблуждение потребителей относительно товара, препятствующее уступке товарного знака. В свою очередь, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ своим постановлением № 2238/96 от 22 октября 1996 г. постановление Федерального арбитражного суда Московского округа по данному делу отменил, отметив, что в п. 2 ст. 25 Закона РФ о товарных знаках предусмотрены случаи, когда информация о товаре, содержащаяся в товарном знаке, перенесенная на нового владельца, может создать искаженное представление о товаре или его изготовителе, способное повлиять на решение потребителя. Следовательно, указанная правовая норма была применена судом неправильно, так как факты, на которые указал суд (изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем), не могут служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной.

Таким образом, в соответствии с законодательством по товарным знакам условие о качестве товаров приобретателя права на товарный знак не является существенным условием договора об уступке обозначения, в отличие от лицензионного соглашения. Вместе с тем это нередко приводит к нарушению интересов потребителей, а также к дискредитации авторской репутации ученых – разработчиков соответствующей продукции.

В отношении же п. 2 ст.25 Закона РФ о товарных знаках можно отметить, что неопределенность формулировки указанной нормы позволяет блокировать практически любой договор об уступке товарного знака. Кроме того, можно согласиться с А. П. Сергеевым, что «по смыслу закона запрет на уступку товарного знака, если последняя может явиться причиной введения в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя, связывается прежде всего с качеством тех товаров, которые маркируются данным товарным знаком». Поэтому необходимо ввести в названный нормативный акт ряд дополнительных положений, раскрывающих основания, при которых уступка товарного знака может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Кроме уступки товарного знака его владелец может предоставить право на использование обозначения другому лицу по лицензионному договору.

Следует подчеркнуть, что ранее в отечественном законодательстве, как и в законодательстве большинства стран, отсутствовали какие-либо нормы, регламентирующие лицензионные соглашения. Поэтому предмет лицензионного договора, правильное определение которого имело не столько теоретическое, сколько практическое значение для осуществления лицензионных операций, трактовался специалистами по разному. При этом вопросы, касающиеся лицензионных договоров на товарные знаки, не нашли должного отражения в юридической литературе, посвященной лицензированию, так как предмет и правовая природа лицензионных соглашений исследовались главным образом применительно к объектам патентного права. Так, по мнению А. М. Чепелевецкого, предметом лицензионного соглашения являлись, с одной стороны, обеспеченные патентной защитой исключительные права на изобретение, товарный знак, промышленный образец, а также изобретения, на которые выданы патенты или поданы патентные заявки, а с другой – не охраняемые патентами известные или являющиеся секретом технические достижения, производственный опыт и навыки. М. Л. Городисский при исследовании лицензионных сделок уделявший внимание передаче товарных знаков, под предметом лицензионного договора понимал изобретения и другие научно-технические достижения, товарные знаки, промышленные образцы, право на использование которых (совместно или порознь) передается в соответствии с условиями лицензионного договора вместе с необходимым объемом технической документации, знаний опыта, которые должны обеспечить эффективное использование лицензии. Наконец, М. М. Богуславский считал, что предметом лицензионного договора являются не исключительные права, вытекающие из патента, а право на использование изобретения, другого научно-технического достижения в объеме, определяемом в соглашении. Данная точка зрения получила распространение в юридической литературе, а впоследствии была учтена и законодателем при принятии соответствующих нормативных актов, содержащих нормы о лицензионных сделках.

Современное российское законодательство в сфере промышленной собственности понимает под предметом лицензионного соглашения предоставленное право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором (это вытекает из понятия лицензионного договора, зафиксированного в п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ).

Таким образом, учитывая вышеизложенное применительно к товарным знакам, лицензионный договор предполагает предоставление лицензиату права на использование товарного знака, причем, в отличие от договора об уступке обозначения, на оговоренный в соглашении срок. При заключении лицензионного договора лицензиар (правообладатель) сохраняет право на товарный знак и несет все обязанности обладателя права на товарный знак, тогда как в случае заключения договора об уступке товарного знака приобретатель становится обладателем всего объема прав, которыми обладал прежний правообладатель (в отношении всех товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, либо в отношении их части).

Передача права на использование товарного знака выгодна обеим сторонам лицензионного договора. Так, продажа лицензии на использование обозначения приносит лицензиару прямой доход в виде лицензионного вознаграждения, часто весьма значительного по величине. Это в определенной степени компенсирует его расходы, связанные с разработкой, регистрацией и рекламированием знака. Вместе с тем немаловажное значение для обладателя права на товарный знак имеет и косвенная выгода, которая состоит в том, что передача права на знак способствует его распространению на рынке товаров и услуг, т. е., по существу является бесплатной рекламой обозначения. А широкая известность товарного знака увеличивает его коммерческую стоимость. Наконец, при предоставлении права на использование товарного знака по лицензионному договору правообладателю нет необходимости его использовать, ибо использование товарного знака лицензиатом считается аналогичным его использованию лицензиаром (п. 1 ст. 22 Закона РФ о товарных знаках). В данном случае обладатель права на обозначение защищен от оспаривания регистрации знака по причине его неиспользования. В свою очередь лицензиату выгодно сбывать свою продукцию под уже известным товарным знаком, что укрепляет его позиции на рынке.

Отечественное законодательство в сфере промышленной собственности закрепляет понятие указанного договора, а также требования к его форме. Однако относительно содержания названных сделок практически не имеется каких-либо законодательных предписаний (за некоторыми исключениями, например, ч. 2 ст. 26 Закона РФ о товарных знаках). Поэтому условия лицензионного договора вырабатываются в целом самими сторонами, исходя из коммерческой выгоды и целей, преследуемых участниками сделки. В связи с этим наиболее интересным как в теоретическом, так и практическом плане представляется вопрос о существенных условиях лицензионного договора на использование товарного знака, который в правовой литературе не нашел должного отражения.

Как отмечалось, предметом данного соглашения является предоставление лицензиату права на использование товарного знака. При этом конкретное содержание предмета лицензионного договора раскрывается через объем передаваемых прав (условия о сроке, территории, объекте договора, способах и объеме использования объекта). Отметим, что в зависимости от объема передаваемых прав лицензионные соглашения на право пользования товарным знаком сводятся к двум типам. Неисключительная (простая) лицензия предусматривает передачу лицензиату права на использование товарного знака в установленных пределах. За лицензиаром в этом случае сохраняются все права, подтвержденные свидетельством на обозначение, в том числе право на предоставление лицензий третьим лицам, а также право на применение знака в тех же пределах. В свою очередь, в соответствии с договором об исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование товарного знака в пределах, оговоренных в соглашении, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

При отсутствии четких указаний в договоре на указанные условия исполнение по нему становится невозможным, соглашение, по сути, теряет смысл и поэтому должно считаться незаключенным. Таким образом, условия о сроке, территории действия передаваемого права, объеме и области производства продукции, круге разрешенных действий, связанных с использованием обозначения, в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ можно отнести к существенным условиям лицензионного договора.

Следует подчеркнуть, что условие о сроке договора в правовой литературе относят к «обычным» условиям, ибо согласно п. 2 ст. 314 ГК РФ, обязательство, не предусматривающее срока исполнения, при невозможности его точного определения должно исполняться в разумный срок. Полагаем, что указанное правило не применимо к лицензионным соглашениям, так как, во-первых, срок действия таких договоров напрямую зависит от оставшегося срока действия охранного документа; во-вторых, разумность срока исполнения лицензионного договора, учитывая специфику его предмета, определить просто нереально.

При рассмотрении существенных условий лицензионного договора об использовании товарного знака возникает вопрос: относится ли к данной группе условие лицензионного договора о размере и порядке выплаты лицензионного вознаграждения. В науке гражданского права к такому условию договора, как его цена сегодня существует однозначный подход: данное условие относят к числу обычных, если иное не указано в законе, иных правовых актах. Схожее мнение высказано и в отношении цены лицензионного договора.

Вместе с тем представляется, что условие о цене лицензионного договора на использование товарного знака нужно отнести к существенным условиям соглашения по приведенным ниже соображениям.

Во-первых, лицензионные договоры об использовании товарных знаков являются исключительно возмездными сделками, так как это вытекает из определения лицензионного договора (п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ).

Во-вторых, как отечественные, так и зарубежные исследователи природы лицензионных договоров выделяют в качестве самого важного права лицензиара получение оговоренного вознаграждения.

В-третьих, правило ст. 424 ГК РФ о том, что «когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги», здесь неприменимо, ибо речь идет о передаче исключительного права. Кроме того, в отличие, например, от объектов авторского права, за использование товарных знаков не устанавливаются федеральным законодательством или правительством минимальные размеры вознаграждения.

В-четвертых, на определение лицензионного вознаграждения за передачу товарного знака для использования влияет множество различных факторов (коммерческая стоимость знака, способы платежей и др.). Поэтому расчет цены лицензионного договора в случае отсутствия соглашения между сторонами по твердой формуле невозможен.

Следовательно, без условия о цене лицензионный договор на использование товарного знака не может существовать как данный вид договора, ибо это условие является необходимым для этого договора, а поэтому относится к существенным. Однако необходимо более четкое указание на этот момент в законодательстве по товарным знакам либо в ГК РФ. Следует подчеркнуть, что вывод о существенных условиях рассматриваемого договора подтверждается положениями итогового проекта четвертой части ГК РФ «Интеллектуальная собственность».

Как видно, условия лицензионного договора в целом определяются самими сторонами. Вместе с тем Закон РФ о товарных знаках (п. 2 ст. 26) установил два взаимосвязанных требования о том, что качество товара лицензиата будет не ниже качества товара лицензиара и что последний будет осуществлять контроль за выполнением этого условия (ч. 2 ст. 26 Закона РФ о товарных знаках). С одной стороны, указанные правила представляют собой определенную гарантию для потребителей, которые ориентируются на уже знакомое обозначение товара. С другой стороны, право контроля за сохранением лицензиатом соответствующих стандартов качества продукции необходимо для соблюдения интересов обладателя права на товарный знак. Ведь если лицензиат будет выпускать продукцию более низкого качества, то подвергнется риску как престиж переданного обозначения, так и репутация лицензиара. Следовательно, к договору должны прилагаться технико-качественные показатели товара, на соответствие которым проверяется качество товаров лицензиата, а кроме того, порядок отбора и проверки качества образцов.

Если маркируемые лицензиатом товары будут худшего качества, чем товары лицензиара, последний не только вправе, но и обязан запретить дальнейшую маркировку товара переданным по договору обозначением и потребовать возмещения убытков.

К группе обычных условий лицензионного договора можно отнести порядок разрешения споров и некоторые другие условия. В частности, при заключении лицензионных сделок в настоящее время следует иметь в виду правила ст. 559 ГК РФ, в соответствии с п. 2 которой при продаже предприятия как имущественного комплекса принадлежащие продавцу на основании лицензии права на использование средств индивидуализации его товаров переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором. Так как приведенная норма является диспозитивной, в целях предупреждения в последующем негативных последствий для лицензиара в лицензионном договоре должно быть предусмотрено, что права и обязанности лицензиата по договору не могут передаваться третьим лицам без письменного разрешения на то другой стороны.

Завершая анализ содержания лицензионных соглашений, отметим, что условия указанных договоров не должны противоречить нормам антимонопольного законодательства, преследуя цели монополизации рынка или ограничения доступа определенных потребителей к товарам и услугам.

Вопрос о передаче права на товарный знак имеет еще один аспект. Речь идет о форме рассматриваемых договоров, а также их государственной регистрации. Рассматриваемые договоры должны совершаться в письменной форме и регистрироваться в Федеральном органе Исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 27 Закона РФ о товарных знаках). Таким образом, передача прав на товарные знаки осуществляется под контролем государства в лице Роспатента. Условию о регистрации названных сделок законодательство придает особое значение, ибо договор вступает в силу лишь с момента его регистрации, а незарегистрированные договоры считаются недействительными (ничтожными).

Вместе с тем по договору продажи предприятия при передаче прав на товарные знаки в составе имущественного комплекса в соответствии с ГК РФ от сторон сделки не требуется заключения специального договора об уступке прав на обозначение (или лицензионного), а также его регистрация, ибо, согласно п. 1 ст. 560 ГК РФ договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами с приложением документов, указанных в п. 2. ст. 561 ГК РФ. Заметим, что договор продажи предприятия подлежит обязательной регистрации в соответствующих учреждениях юстиции. Схожие положения в отношении договора аренды предприятия зафиксированы в § 5 главы 34 ГК РФ. Представляется, что при формулировке приведенных норм законодатель исходил из зарубежного опыта передачи прав на товарные знаки, ибо в странах, где действует принцип «связанной» передачи, договоры об уступке обозначения, а также лицензионные договоры в Патентном ведомстве не регистрируются. Если учесть, что ГК РФ по сравнению с Законом РФ о товарных знаках обладает высшей юридической силой, то можно сделать вывод о неприменимости в данных ситуациях общих требований к регистрации договоров о передаче прав на товарный знак.

Вместе с тем такая позиция, на наш взгляд, является уязвимой, учитывая императивность правил специального законодательства об оформлении передачи товарных знаков. Ввиду явного несоответствия между указанными нормами ГК РФ и положениями Закона РФ о товарных знаках (ст. 27) и возникающей вследствие этого неопределенности при оформлении договоров купли-продажи и аренды предприятий, необходимо внесение определенных уточнений в соответствующие статьи ГК РФ (что является предпочтительным), либо в ст. 27 Закона РФ о товарных знаках, в которой может быть оговорено исключение «если иное не предусмотрено законом».

Порядок регистрации договоров о передаче прав на товарный знак регламентируется Правилами регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о представлении права на использование товарного знака (далее – Правила). В соответствии с указанным документом заявления о регистрации договоров подаются в Роспатент и рассматриваются Федеральным институтом промышленной собственности. Следует подчеркнуть, что процедура регистрации позволяет выявить и устранить условия договора, противоречащие действующему законодательству, взаимоисключающие положения, а также иные упущения, которые могут повлечь нежелательные для любой из сторон соглашения последствия.

Основные требования к содержанию договоров о передаче права на товарный знак зафиксированы в п. 5 Правил.

Во-первых, регистрирующим органом устанавливается правомочность лица, передающего право на знак. При этом проверяется, действительно ли передающая сторона является обладателем прав на обозначение, в отношении которого заключен договор. Как правило, неверное указание правообладателя происходит вследствие изменений, произошедших в фирменном наименовании юридического лица, либо касающихся имени, фамилии, отчества обладателя права на товарный знак, если сведения об этих изменениях не были своевременно внесены в Государственный реестр товарных знаков. Вместе с тем Роспатент проверяет правильность указания стороны, которой уступается товарный знак или предоставляется лицензия на его использование. Так, если в качестве принимающей стороны указывается физическое лицо, то обращается внимание на документы, подтверждающие статус предпринимателя.

Во-вторых, производится проверка правильности указания предмета договора. Договор должен содержать указание на передаваемый товарный знак, а также номер свидетельства на данное обозначение. Кроме того, содержание договора должно конкретно определять вид передачи товарного знака (уступка или лицензия).

В-третьих, положения договора должны фиксировать объем передаваемых прав, в частности, указывать вид лицензии, территорию и срок ее действия, товары, в отношении которых уступается товарный знак или предоставляется лицензия.

Наконец, в-четвертых, происходит проверка содержания договора на соответствие положениям ст. 25–26 Закона РФ о товарных знаках.

При соответствии представленных материалов требованиям законодательства Роспатент принимает решение о регистрации договора.

Говоря о форме договоров, опосредующих передачу права на товарный знак, нельзя не отметить, что существуют определенные требования и к форме договора коммерческой концессии, которые зафиксированы в ст. 1028 ГК РФ. По общему правилу указанный договор заключается в письменной форме, несоблюдение которой влечет его недействительность. Кроме того, он подлежит регистрации в органе, осуществляющем регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя), выступающего по договору в качестве правообладателя.

Кроме того, договор коммерческой концессии на использование объектов, охраняемых в соответствии с патентным законодательством, подлежит дополнительной регистрации в Роспатенте в части использования соответствующих объектов. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным. Полагаем, что указанные нормы ГК РФ должны применяться и при наличии в концессионном договоре положений о передаче права на использование товарного знака наряду с правами на иные объекты интеллектуальной собственности, тем более, что права на товарные знаки в рамках договора франчайзинга передаются намного чаще, чем права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Этого же мнения придерживаются Е. А. Суханов, В. Н. Евдокимова и некоторые другие авторы. Следовательно, формулировка ч. 4. п. 2. ст. 1028 ГК РФ должна быть изменена в интересах соблюдения единого порядка регистрации договоров о передаче прав на объекты патентного права и товарные знаки (знаки обслуживания).

Таким образом, договор коммерческой концессии, включающий положения о передаче прав на использование вышеназванных объектов, должен пройти две регистрации. Регистрация договора в государственном органе, осуществляющем регистрацию правообладателя, является первичной, ибо ее отсутствие лишает стороны возможности ссылаться на договор, в том числе при обращении в Роспатент. Регистрация договора в Роспатенте может быть осуществлена только после первой регистрации. Причем выдача и оформление соответствующих лицензий (включая их регистрацию и уплату установленных пошлин) являются обязанностью правообладателя (п. 1. ст. 1031 ГК РФ).

Необходимость государственной регистрации договора не влияет на его действительность во взаимоотношениях правообладателя и пользователя, которых он связывает с момента заключения. Это можно рассматривать как исключение из общего правила, предусмотренного п. 3 ст. 433 ГК РФ. Вместе с тем для третьих лиц договор приобретает силу лишь с момента регистрации (ч. 3. п. 2. ст. 1028 ГК РФ). По видимому, речь здесь идет именно о первичной регистрации. Однако, как уже было отмечено, договоры на использование объектов, охраняемых в соответствии с патентным законодательством и законодательством о товарных знаках, вступают в силу с момента их регистрации. Лишь после такой регистрации указанные договоры порождают гражданские права и обязанности сторон. Иначе говоря, опять наблюдается несоответствие между нормами ГК РФ и нормативных актов в сфере промышленной собственности. Полагаем, что закрепление положения о вступлении договора коммерческой концессии в силу с момента осуществления всех необходимых регистраций было бы более логичным, поскольку соответствовало бы общим правилам заключения договоров о передаче права на использование объектов промышленной собственности.

Остановимся теперь на кратком анализе иных (наиболее распространенных) форм распоряжения товарным знаком. В связи с этим подчеркнем, что сам товарный знак не может являться вкладом в уставный капитал юридического лица в силу своего нематериального характера. Вкладом признается право пользования обозначением, передаваемое владельцем товарного знака обществу или товариществу в соответствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в установленном порядке. Указанная позиция нашла отражение в совместном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» от 1 июля 1996 г. (п. 17).

Заметим, что при внесении права на товарный знак в уставный (складочный) капитал юридического лица первоначально необходимо: а) провести экспертизу правоустанавливающих документов на товарный знак (свидетельство; договор об уступке обозначения); б) установить факт передачи товарного знака посредством лицензионного договора другим лицам; в) определить возможность использования товарного знака в финансово-хозяйственной и производственной деятельности юридического лица в течение длительного периода. Данное исследование позволяет сделать вывод о возможности внесения права на использование товарного знака в качестве вклада в уставный капитал.

Оформление передачи права пользования товарным знаком при внесении в уставный капитал юридического лица должно, по нашему мнению, состоять из двух этапов: 1) принятие соответствующего решения на общем собрании участников (учредителей) общества или товарищества и подготовка учредительных документов, отражающих факт внесения права на использование обозначения в уставный (складочный) капитал; 2) заключение лицензионного договора.

На первом этапе наибольшую сложность вызывают вопросы, касающиеся денежной оценки стоимости вносимого в качестве вклада права. Следует отметить, что проблема оценки объектов промышленной собственности, в том числе товарных знаков, при всей ее значимости, разработана довольно слабо. Это связано с тем, что объекты интеллектуальной собственности, в силу своей нематериальной природы, имеют достаточно низкую ликвидность. Конкретный объект, как правило, приобретается с определенной целью и под реализацию соответствующего коммерческого проекта. Следовательно, оцениваемая стоимость объекта интеллектуальной собственности является вероятностной величиной.

В настоящее время возможны два варианта денежной оценки права пользования товарным знаком, вносимого как вклад в уставный капитал. По общему правилу законодательство не требует заключения ни независимых, ни государственных органов при оценке вкладов (п. 6 ст. 66 ГК РФ). Следовательно, денежная оценка рассматриваемого имущественного права производится по соглашению между учредителями (участниками), определяясь простым голосованием. Экспертная оценка необходима при не достижении учредителями (участниками) соглашения по данному вопросу, а также если номинальная стоимость приобретаемой доли составляет более 200 установленных федеральным законодательством минимальных размеров оплаты труда (ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 14 января 1998 г.). При этом в качестве оценщиков выступают в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности независимые специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление оценочной стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. В данном случае стоимость вносимого в качестве вклада в уставный капитал права на использование товарного знака оформляется отчетом об оценке объекта оценки (ст. 11 Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ»).

При внесении в уставный капитал юридического лица права на использование товарного знака, оно подлежит оценке по рыночной стоимости (ст. 7 Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ»). Специальные стандарты по оценке интеллектуальной собственности и нематериальных активов были разработаны в рамках Российского общества оценщиков. Другие общества оценщиков применяют собственные методики. Например, специалистами Межрегионального общества оценщиков промышленной собственности разработана «Методика оценки рыночной стоимости товарного знака», успешно используемая в случаях внесения в качестве вкладов прав на товарный знак в уставный капитал создаваемых юридических лиц.

В соответствии с указанными методиками и стандартами при расчете рыночной стоимости товарного знака учитываются следующие факторы: прошлые затраты (стоимость разработки товарного знака, затраты на регистрацию и т. д.); рыночная новизна знака и ее динамика; состояние и прогноз расширения рынков сбыта товаров, маркируемых товарным знаком; изменение соотношения цен на продукцию правообладателя и цен на однородную продукцию фирм-конкурентов; наличие однородной продукции (собственного производства и конкурентов); наличие и сроки регистрации знака в странах экспорта; другие факторы. Как видно, при оценке товарного знака в первую очередь принимаются во внимание обстоятельства, определяющие потенциальные сферы распространения оцениваемого обозначения. Вместе с тем в условиях динамики роста лицензионных соглашений можно принять во внимание и зарубежный опыт оценки стоимости товарных знаков. В США, например, определяющим оценочным фактором является выявление роялти по сделкам в отношении товарных знаков, которые можно сравнить с оцениваемым обозначением.

В завершение вопроса об оценке стоимости права на товарный знак заметим, что в соответствии с п. 4 Положения по бухгалтерскому учету права, возникающие из свидетельств на товарные знаки или лицензионных договоров на их использование, относятся к нематериальным активам организаций. Поэтому результаты расчета рыночной стоимости товарного знака оказывают существенное влияние на общую оценку нематериальных активов в составе основных средств и вложений юридического лица. Кроме того, объективная оценка вносимого права на использование товарного знака обусловливает стабильность имущественных взаимоотношений между участником (учредителем), внесшим указанное право в уставный капитал, и остальными участниками (учредителями) в процессе функционирования организации.

Для второго этапа оформления передачи права пользования товарным знаком при внесении его в уставный (складочный) капитал характерно, как отмечалось, заключение лицензионного договора. В связи с отсутствием в законодательстве четкой регламентации, в отношении вопроса о сторонах такого соглашения в литературе высказаны разные мнения. Так, Е. А. Суханов полагает, что с обладателями прав на объекты интеллектуальной собственности лицензионный договор может заключаться третьими лицами, а полученное на его основе право пользования этим объектом затем передается юридическому лицу. В данном случае речь идет о предоставлении лицензиатом сублицензии юридическому лицу. Не соглашаясь с указанной точкой зрения, заметим, что в случае внесения в уставный капитал право на товарный знак, сохраняя свою особую гражданско-правовую природу, одновременно является составной частью имущества юридического лица, представляя в этом качестве объект правопреемства (при реорганизации) или взыскания его кредиторов. Поэтому более логично предположить, что производные права, в частности предоставление лицензиатом сублицензии на товарный знак, не могут использоваться в качестве вклада в уставный капитал. Указанный вывод косвенно подтверждается толкованием п. 17 совместного постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. Таким образом, в качестве лицензиара должен выступать владелец товарного знака, а в качестве лицензиата – само юридическое лицо.

При внесении права на товарный знака в качестве вклада в уставный капитал создаваемой организации возникают неизбежные трудности технико-юридического свойства, ибо юридическое лицо как субъект права еще не существует, а следовательно, не может быть стороной заключаемого лицензионного договора. Ввиду отсутствия в законодательстве каких-либо указаний по данному вопросу, с учетом практики внесения в уставный капитал денежных взносов учредителей, выскажем мнение, что в качестве лицензиата должен выступать один из учредителей (учредители) создаваемого юридического лица. При этом в соглашении должно быть оговорено, что право на товарный знак вносится для юридического лица.

Если же хозяйственное общество создается одним лицом, то возможность заключения лицензионного договора, оформляемого внесение права на товарный знак в качестве вклада в уставный капитал, существует только после регистрации юридического лица. В качестве лицензиара в данном случае будет выступать владелец товарного знака (он же учредитель), а в качестве лицензиата – само юридическое лицо. На стадии создания юридического лица в данной ситуации заключение лицензионного договора представляется юридически невозможным, так как одно и то же лицо не может одновременно выступать в качестве лицензиата и лицензиара. Более того, в соответствии с Правилами регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака Роспатент проверяет соответствие представленного на регистрацию договора положениям Закона РФ о товарных знаках, в частности требования к сторонам лицензионного договора.

Важным условием рассматриваемого лицензионного соглашения является условие о сроке, в течение которого юридическое лицо может использовать товарный знак. По общему правилу указанный срок не должен превышать периода действия свидетельства на знак, однако на лицензиара может быть возложена дополнительная обязанность по продлению действия регистрации знака, что влечет увеличение срока использования обозначения организацией. В случае прекращения у юридического лица права использовать товарный знак до истечения срока, на который такое право было передано (например, если лицензиар не выполняет обязанность по продлению срока действия права на товарный знак, а также по другим причинам: признание регистрации товарного знака недействительной и т. п.), по нашему мнению, должны применяться последствия, зафиксированные в п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Формулировка п. 1 ст. 336 ГК РФ не исключает возможности залога исключительного права на использование товарного знака. При этом залог указанного права возможен как отдельно, так и в составе имущественного комплекса (п. 2 ст. 340 ГК РФ). Например, если изготовитель продукции желает заключить с коммерческим банком кредитный договор, то в качестве гарантии возврата кредита можно использовать залог нематериальных активов должника, в частности имущественное право на товарный знак.

В договоре о залоге должна предусматриваться возможность должника пользоваться всеми правами владельца товарного знака, кроме уступки товарного знака третьему лицу или использования этого права как объекта залога в иных сделках (п. 1 ст. 346 ГК РФ; ст. 56 Закона о залоге). Кроме того, договором может быть предусмотрено, что документы, подтверждающие право на товарный знак и его стоимость, не остаются у залогодателя (владельца товарного знака), а передаются во владение залогодержателя. Отметим, что характеристика прав и обязанностей сторон договора о залоге прав на объекты интеллектуальной собственности получила отражение в литературе. Более проблематичным, на наш взгляд, является вопрос, касающийся обращения взыскания на заложенное имущественное право на товарный знак.

В соответствии с законодательством о залоге при невыполнении должником своих обязательств предмет залога должен быть продан с публичных торгов, что обеспечивает его реальную рыночную стоимость. Из полученной от продажи выручки покрываются требования залогодержателя. Отсюда следует важное правило: залоговая стоимость имущественного права на товарный знак должна быть меньше его предполагаемой стоимости. Следует подчеркнуть, что процедура реализации указанного права, совпадая в основных чертах с установленным порядком реализации иных видов имущества, должна в деталях существенно отличаться от последнего. Помимо уступки права на товарный знак, необходимость которой можно предположить, предложены и иные возможности, с помощью которых можно удовлетворить требования залогодержателя по основному обязательству. Так, О. А. Городов считает, что необходимые средства можно получить и не уступая предмет залога, а проведя торги на право заключения лицензионного договора. В данном случае победитель конкурса (аукциона) должен уплатить установленную цену за лицензию, а полученные таким образом средства направляются на погашение обязательства перед залогодержателем.

В свою очередь, Роспатент, вместо рассматриваемых договоров о залоге, предлагает заключать лицензионные договоры, ограничивающие на определенный период владельца товарного знака в распоряжении этим знаком. Однако такой договор не способен дать кредитору обеспечение его имущественного требования, хотя и может создать определенные неудобства для должника.

Таким образом, существует потребность в нормативном опосредовании обобщения практики реализации имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности при обращении на них взыскания. Кроме того, нормы гражданского законодательства должны в полной мере учитывать особенности залога исключительных прав, обеспечивая возможность его полноценного применения.

В настоящее время, несмотря на всю привлекательность данной конструкции, залог права на товарный знак не нашел широкого практического применения. Объекты интеллектуальной собственности, в том числе и товарные знаки, не являются товарами широкого пользования. Более того, для реального использования товарного знака требуется не только формальное права, но и специальное оборудование, товары и т. д., которые остаются в собственности залогодателя. К тому же процедура оформления договора по уступке товарного знака является достаточно сложной и длительной. Следовательно, продать имущественное право на товарный знак с аукциона практически невозможно. Однако при наличии определенных условий залог имущественного права на товарный знак в принципе может использоваться в коммерческом обороте. К таким условиям можно отнести известность знака в отношении определенных товаров и среди определенных групп потребителей, а также наличие у обозначения реальной рыночной стоимости. Кроме того, избежать сложностей при использовании в качестве объекта залога права на товарный знак можно, если в договоре залога предусмотрена обязанность должника добросовестно выполнять все зависящие от него юридические и фактические действия по передаче прав на обозначение любому третьему лицу либо самому кредитору, если он воспользуется правом оставить за собой предмет залога.

В заключение остановимся на вопросе, касающемся оформления договора о залоге указанных прав. Договор залога исключительного права на товарный знак должен быть заключен в письменной форме. Сложнее решить вопрос о необходимости его регистрации. В литературе высказано мнение, что договоры о залоге прав на объекты промышленной собственности должны подлежать регистрации в Роспатенте. Более того, в соответствии с Положением о Российском агентстве по патентам и товарным знакам (п. 6), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1997 г., на Роспатент возлагается регистрация договоров о залоге имущественных прав на объекты промышленной собственности.

Вместе с тем в соответствии с ГК РФ (п. 3 ст. 339) регистрации указанных договоров не требуется и ее отсутствие не влияет на действительность соглашения о залоге. Налицо противоречие между нормативными актами, устранить которое можно лишь при помощи корректировки отмеченной нормы Кодекса. Отсутствие необходимости регистрации договора залога исключительного права на товарный знак (и других исключительных прав) «значительно снижает ценность соответствующих реестров прав, поскольку они не могут более служить источником исчерпывающей информации о правах на регистрируемые объекты».

Можно сделать вывод, что в рассмотренных формах передачи права на товарный знак заложены значительные коммерческие возможности. Однако некоторые формы распоряжения товарным знаком нельзя назвать продуктивными. Например, конструкция доверительного управления исключительными правами малопригодна для целей коммерческого использования, поскольку рассчитана на управление вещами либо имущественными комплексами.