В условиях значительной реформации гражданского законодательства, необходимости адекватного правового опосредствования рыночной экономики некоторые правовые вопросы охраны товарных знаков в Российской Федерации требуют серьезного переосмысления. Заканчивая рассмотрение современных проблем гражданско-правового регулирования товарных знаков, необходимо сформулировать основные выводы и рекомендации.
1. Анализ системы современного отечественного законодательства по товарным знакам показывает, что значительная нормотворческая работа в данной области в настоящее время не может считаться завершенной. Необходимость в совершенствовании Закона РФ о товарных знаках и ряда других нормативных актов обусловлена постоянным динамичным развитием общественных отношений по поводу регистрации, использования и защиты товарных знаков, а также другими причинами.
2. Легальное определение товарного знака, закрепленное в действующем законодательстве, требует некоторых уточнений, отражающих: во-первых, критерии охраноспособности товарного знака ввиду отсутствия прямого указания на них в Законе РФ о товарных знаках, а также в целях приближения понятийного аппарата в сфере товарных знаков к понятийному аппарату, относящемуся к охране других объектов промышленной собственности; во-вторых, значимость рекламной функции товарного знака в современных условиях; в-третьих, специфику правового статуса субъектов права на товарный знак.
3. Проанализировав нормы Закона РФ о товарных знаках, можно выделить следующие признаки товарного знака: условное обозначение, новизна, различительная способность, регистрация в Роспатенте. Иные критерии охраноспособности товарного знака, предлагаемые в литературе, не опираются на какие-либо законодательные предписания.
В процессе рассмотрения специфики каждого из признаков товарного знака, с учетом практики реализации норм законодательства в данной сфере, отмечены недостатки формального подхода к их применению. В этой связи сделан вывод о том, что при регистрации обозначений, ранее уже используемых в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров и обладающих определенной известностью, но вышедших из употребления к моменту истребования правовой охраны третьим лицом, нужно учитывать возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара и его качества. Кроме того, регистрацию подобных обозначений следует расценивать как недобросовестную конкуренцию. Поэтому в Законе РФ о товарных знаках необходимо установить определенный срок ожидания регистрации для лица иного, чем прежний владелец товарного знака или его правопреемник. Такой срок не может быть менее трех лет с даты прекращения действия регистрации на имя прежнего правообладателя. При этом в случаях признания регистрации товарного знака недействительной либо прекращения действия права на товарный знак вследствие неиспользования обозначения, правило о сроке ожидания регистрации применяться не должно.
4. Анализ правового режима общеизвестных товарных знаков в России позволяет сделать вывод об актуальности охраны указанных обозначений в отношении неоднородных товаров, а также о необходимости определенной корректировки в этих целях Закона РФ о товарных знаках. С точки зрения действующего законодательства по товарным знакам предложены критерии общеизвестности товарных знаков в РФ. При этом основным критерием общеизвестности товарного знака в России является широкая известность товарного знака среди соответствующих групп населения, а в качестве дополнительных выступают критерии интенсивного использования знака на территории РФ и устойчивая связь между общеизвестным знаком и изготовителем определенных товаров.
5. На основе сравнительного анализа товарных знаков со сходными объектами интеллектуальной собственности можно заключить, что наиболее близкими по правовой природе товарными знаками являются фирменные наименования и наименования мест происхождения товаров. Главная ценность указанных объектов, объединенных в одном институте правовой охраны средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции, состоит в создании с их помощью здоровой конкурентной среды путем индивидуализации как отдельных предпринимателей, так и их товаров. Вместе с тем отмеченные отличия товарных знаков от других средств индивидуализации позволяют выделить группу норм, регламентирующих правовую охрану товарных знаков, в самостоятельный субинститут в рамках указанного института.
6. К основаниям возникновения правовой охраны товарных знаков в РФ можно отнести:
а) государственную регистрацию товарного знака в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
б) международную регистрацию товарного знака в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом к нему;
в) использование общеизвестного знака в коммерческом обороте без специальной регистрации.
Право на общеизвестный знак должно возникать в силу его широкого интенсивного использования на территории РФ и полученной тем самым известности. Закрепленный в настоящее время в законодательстве подход к определению основания возникновения права на общеизвестный знак представляется неверным, ибо, по сути, он сводится к государственной регистрации общеизвестных обозначений, что не соответствует нормам Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Следовательно, решение Высшей патентной палаты (Палаты по патентным сборам) об общеизвестности знака не должно иметь правоустанавливающего характера, независимо от того, охраняется ли товарный знак в России на основании государственной регистрации, или в соответствии с Мадридским соглашением, либо такой охраны не имеет, если речь идет о товарных знаках стран – участниц Парижской конвенции.
7. Основания для отказа в регистрации товарного знака представляют собой установленные законодательством ограничения, не позволяющие регистрировать в качестве товарного знака соответствующие обозначения или не позволяющие регистрировать в целом охраноспособные обозначения в определенной ситуации.
Учитывая практику применения Закона РФ о товарных знаках, можно прийти к заключению, что четкой грани между абсолютными и относительными основаниями для отказа обозначению в регистрации провести нельзя, какой бы критерий не использовался в основе такого деления. Следовательно, необходимость в указанной дифференциации ограничений в регистрации отсутствует, что и должно найти отражение в Законе РФ о товарных знаках.
Целесообразность закрепления в Законе РФ о товарных знаках либо в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (в редакции приказа Роспатента от 19 декабря 1997 г.) точных указаний о порядке проверки заявленного обозначения по основаниям для отказа в регистрации, указанным в п. 3 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, обусловлена как несовершенством ряда положений данного документа, так и случаями регистрации обозначений, нарушающей права третьих лиц. В этой связи сделан вывод о том, что, во-первых, исследование обозначения на соответствие его требованиям, закрепленным в абз. 2 п. 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, должно проводиться при проверке товарного знака на новизну в рамках экспертизы заявленного обозначения; во-вторых, исследование на охраноспособность товарных знаков, тождественных обозначениям, зафиксированным в абз. 3, 4 п. 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, при наличии документов, подтверждающих согласие на их использование соответствующих лиц, необходимо производить в общем порядке. При этом указанные документы должны прилагаться к заявке и проверяться при проведении формальной экспертизы обозначения.
8. В зависимости от возникающих правовых последствий основания прекращения правовой охраны товарных знаков целесообразно разделить на две группы: 1) основания прекращения действия регистрации знака; 2) основания признания регистрации знака недействительной. Указанные группы оснований различаются и по другому критерию: право на товарный знак признается недействительным в результате существенного нарушения требований законодательства по товарным знакам в процессе регистрации обозначения, а погашение права на знак происходит в случаях, не связанных с нарушением норм Закона РФ о товарных знаках при регистрации знака.
9. Исследовав природу и содержание права на товарный знак как сложного юридического образования, можно прийти к заключению, что указанное право является исключительным, абсолютным и имущественным субъективным правом. При этом субъективное право на товарный знак состоит из двух правомочий: правомочия требования и правомочия на собственные действия. Анализ временных и предметных границ права на товарный знак предоставляет возможность сделать выводы, во-первых, о целесообразности закрепления в Законе РФ о товарных знаках более точного указания на момент возникновения права на товарный знак, который можно приурочить к дате опубликования сведений о государственной регистрации; во-вторых, о том, что в условиях распространения практики регистрации известных обозначений для товаров, относящихся к иным классам МКТУ, формально не противоречащей Закону РФ о товарных знаках, но нарушающей права владельцев подобных знаков, необходимо производить оценку сходства товаров как с применением указаний на класс товара, так и с использованием различных признаков товаров, позволяющих отнести их к однородным.
10. Исследование случаев применения административного порядка защиты права на товарный знак показывает, что нормы законодательства о недобросовестной конкуренции могут применяться и в случаях, если споры возникают в отношении незарегистрированных товарных знаков. Вместе с тем предписания антимонопольных органов о прекращении нарушения не во всех случаях обеспечивают в полной мере защиту прав владельцев товарных знаков. В этой связи представляется перспективным применение таких способов защиты права на товарный знак, как требование о признании недействительной правовой охраны знака либо требование о досрочном прекращении права на товарный знак вследствие признания действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции.
Действенным способом защиты права на товарный знак, достаточно редко применяемым на практике, является возмещение убытков. Учитывая трудности, возникающие при определении размера убытков, на возмещение которых может претендовать потерпевший, с учетом зарубежного опыта к наиболее оптимальным методам расчета упущенной выгоды можно отнести: а) определение размера лицензионного вознаграждения, которое мог бы получить обладатель права на товарный знак в случае приобретения лицензии на его использование; б) доказывание уменьшения объема продажи товаров правообладателем и определение прибыли, упущенной по этой причине; в) определение убытков по принципу: одна единица товара (продукции), реализованная с использованием чужого товарного знака, приравнивается к одной единице товара (продукции), не реализованной правообладателем.